EL PROCESO CIVIL PARA LA CESACIÓN DE LA INFRACCIÓN DE PATENTES
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
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Índice ABREVIATURAS .................................................................................... 15 INTRODUCCIÓN .................................................................................. 21 Capítulo I: COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL I. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 31 II. REGLAMENTO BRUSELAS I BIS....................................................... 40 1. Foros exclusivos por razón de la materia: inscripciones o validez de patentes ...................................................................... 45 2. Sumisión tácita: comparecencia del presunto infractor sin impugnación de la falta de competencia judicial internacional .. 53 3. Sumisión expresa: existencia de un pacto expreso entre las partes .. 54 4. Foro general: domicilio del demandado .................................... 57 5. Competencias especiales materiales ........................................... 59 6. Lugar donde se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso, la infracción de la patente ........................................ 63 6.1. Regla de la ubicuidad ..................................................... 67 6.2. La comisión de infracciones a través de internet: los criterios de la mera accesibilidad y de las actividades dirigidas..................................................................... 69 7. Foro especial a favor del órgano jurisdiccional que conozca del proceso penal cuando se produce la acumulación de la acción civil de cesación ......................................................... 75 8. Foro especial para litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias y establecimientos comerciales ....................... 78 9. Otros foros especiales previstos en los arts. 8 y 9 RBI bis. Especial mención a la pluralidad de demandados, demanda reconvencional e intervención de terceros ............................. 80 9.1. Pluralidad de demandados ............................................. 81 9.2. Reconvención ................................................................. 87 9.3. Intervención de terceros ................................................. 88 10. Medidas cautelares.................................................................. 89 11. Incidencia del paquete de la patente con efecto unitario sobre la aplicación del RBI bis ........................................................ 91
10 Índice III. NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE ORIGEN ESTATAL: LOPJ Y LEC ..................................................... 94 1. Fueros exclusivos ...................................................................... 98 2. Fueros generales ........................................................................ 99 3. Fueros especiales ....................................................................... 100 IV. TRATAMIENTO PROCESAL ............................................................ 101 1. Tratamiento procesal ex arts. 27 y 28 RBI bis ........................... 102 2. Tratamiento procesal según la LOPJ y la LEC ........................... 103 Capítulo II: JURISDICCIÓN, COMPETENCIA GENÉRICA Y CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA I. ATRIBUCIÓN DEL ASUNTO A LA JURISDICCIÓN .......................... 105 II. LA COMPETENCIA GENÉRICA ....................................................... 109 1. Naturaleza civil de las acciones de infracción de patentes como criterio para la atribución de competencia al orden jurisdiccional civil ............................................................................ 109 2. Tratamiento procesal y conflictos de competencia 112 III. COMPETENCIA OBJETIVA.............................................................. 113 1. Origen y evolución de la especialización ................................... 125 2. Análisis crítico del actual sistema de competencia objetiva ........ 129 3. Tratamiento procesal................................................................. 135 IV. COMPETENCIA TERRITORIAL ...................................................... 137 1. Domicilio del demandado, residencia del representante autorizado o cualquier otro ............................................................ 140 2. Foro del lugar donde se hubiere producido la infracción o sus efectos o cualquier otro ......................................................... 142 2.1. Fuero del lugar donde se hubiera realizado la infracción 144 2.2. Fuero del lugar donde se hubieran producido sus efectos . 144 2.3. Fuero residual: cualquier Juzgado de lo Mercantil especializado .................................................................... 145 3. Propuesta de lege ferenda .......................................................... 146 4. Tratamiento procesal................................................................. 148 V. COMPETENCIA FUNCIONAL .......................................................... 150 VI. EL CASO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA ....................................................... 152
11 Índice Capítulo III: LEGITIMACIÓN I. INTRODUCCIÓN 155 II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL TITULAR Y OTROS ........................ 156 1. Titular de la patente infringida .................................................. 156 2. Cotitulares de una patente infringida e intervención litisconsorcial ................................................................................... 159 3. Transmisión de una patente. Especial mención a la cesión ......... 163 III. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL LICENCIATARIO .......................... 166 1. Legitimación directa del licenciatario en exclusiva .................... 172 2. Legitimación subsidiaria del licenciatario en exclusiva .............. 175 3. Legitimación subsidiaria del licenciatario no exclusivo ............. 177 4. Notificación fehaciente de la interposición de acciones ............. 178 IV. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INFRACTOR DE LA PATENTE ...... 180 1. El presunto infractor ................................................................. 181 2. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciatario, ex art. 83.2 LP ........................................ 183 3. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciante.................................................................... 184 V. LEGITIMACIÓN PASIVA DE LOS INTERMEDIARIOS .................... 188 1. Directiva de enforcement, germen del actual sistema ................. 189 2. Interpretación amplia del art. 71.2 LP: «cualquier intermediario a cuyos servicios recurra el infractor» .............................. 190 3. Posibilidades y límites de las medidas........................................ 196 4. La articulación de la pretensión contra el intermediario ............ 202 VI. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA LEGITIMACIÓN ................... 204 Capítulo IV:
I. PRETENSIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LAS INFRACCIONES DE PATENTES ................................................................... 207 II. LA PETICIÓN O PETITUM ............................................................... 211 1. Conductas que se solicitan para la condena .............................. 212 2. Circunstancias sobre las conductas que se solicitan para la condena ................................................................................ 215
OBJETO DEL PROCESO DE DECLARACIÓN
12 Índice III. LA CAUSA DE PEDIR O CAUSA PETENDI ..................................... 219 1. La infracción en relación con la protección que concede una patente ................................................................................. 220 2. Infracción directa de la patente ................................................. 225 3. Infracción indirecta de la patente .............................................. 226 IV. LOS «PRESUPUESTOS» DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN ............... 227 1. La infracción de la patente ........................................................ 229 2. El riesgo de infracción ............................................................... 236 2.1. Las presunciones judiciales para la acreditación del riesgo de infracción.................................................... 240 2.2. Debate doctrinal sobre la exigencia probatoria del riesgo de infracción 243 2.3. Supuestos de dudosa o inexistente concurrencia del riesgo de infracción.................................................... 246 Capítulo V: EL PROCESO DECLARATIVO I. JUICIO ORDINARIO CON ESPECIALIDADES .................................. 249 II. ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO ............................................ 250 1. Diligencias preliminares en materia de patentes ........................ 252 1.1. Obtención de datos, ex art. 256.1.7º LEC ...................... 258 1.2. Exhibición documental, ex art. 256.1.8º LEC ................ 259 1.3. Diligencias de identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información, ex art. 256.1.10º LEC 262 1.4. Competencia y procedimiento ........................................ 263 2. Diligencias de comprobación de hechos .................................... 267 2.1. Concepto y elementos esenciales ................................... 267 2.2. Competencia y procedimiento ....................................... 274 III. LA DEMANDA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN . 281 1. La ausencia de especialidades ................................................... 284 2. Retraso desleal en el ejercicio de la acción de cesación 288 IV. POSIBLES ACTITUDES DEL DEMANDADO FRENTE A LA DEMANDA DE INFRACCIÓN .............................................................. 292 1. Ampliación de los plazos procesales: ventajas e inconvenientes prácticos ............................................................................... 293 2. Contestación a la demanda y formulación de excepciones ....... 296 3. ¿Excepción de nulidad o acción reconvencional de nulidad? 297 V. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ........... 306
13 Índice
EL PROCESO CAUTELAR I. INTRODUCCIÓN 315 1. Importancia capital de la tutela cautelar en materia de patentes 315 2. Características y presupuestos de las medidas cautelares ........... 317 2.1. Apariencia de buen derecho ........................................... 320 2.2. Peligro en la mora procesal ............................................ 322 2.3. Caución ......................................................................... 326 3. Régimen jurídico ....................................................................... 326 II. LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PUEDEN ADOPTARSE EN LOS PROCESOS PARA LA CESACIÓN DE INFRACCIÓN DE PATENTES . 327 1. La cesación provisional de los actos que pudieran infringir la patente .................................................................................. 330 2. La prohibición provisional de realización de los actos de infracción preparados y de inminente realización ..................... 332 3. La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado .............................................................................. 333 4. La administración o intervención judiciales............................... 333 III. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE GARANTICEN LA CESACIÓN DEFINITIVA 334 1. Eliminación del requisito de explotación de la patente o inicio de preparativos serios ........................................................... 334 2. Solicitante y sujeto pasivo de las medidas cautelares ................. 337 3. Órgano competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares .............................................................................. 341 4. Petición de las medidas cautelares ............................................. 342 IV. LA FIANZA Y LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA................................. 344 V. MEDIDAS CAUTELARES TRAS LA SENTENCIA EN CASO DE APELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE PROVISIONAL .................................................................. 350 1. Medidas cautelares en apelación ............................................... 350 2. Levantamiento de las medidas cautelares 353 2.1. El alzamiento de las medidas cautelares adoptadas ante litem por la no presentación de la demanda (art. 131.1 LP)................................................................... 354
Capítulo VI:
14 Índice 2.2. El alzamiento de las medidas cautelares en caso de desestimación de la sentencia de primera instancia o revocación de la sentencia estimatoria de segunda instancia (art. 131.2 LP) ............................................ 355 2.3. Los efectos del alzamiento de las medidas cautelares impuestas 357 VI. ESCRITOS PREVENTIVOS ............................................................... 360 1. Sujetos: referencias inexactas a «la persona que prevea» y «el titular» de la patente ............................................................. 362 2. Pero en realidad, ¿para qué sirven los escritos preventivos?....... 365 3. ¿Competencia cautiva?.............................................................. 367 4. Tramitación 369 5. El mejor ejemplo: los Protocolos de actuación rápida ............... 373 6. La gran novedad que requiere de reformas................................ 377 Capítulo VII: ESPECIALIDADES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN I. EL PROCESO DE EJECUCIÓN ........................................................... 379 1. Ejecución definitiva: principales medidas a adoptar para alcanzar la cesación ....................................................................... 383 2. Ejecución provisional ................................................................ 389 II. INDEMNIZACIONES COERCITIVAS: NATURALEZA JURÍDICA PROPIA Y FUNCIONES .................................................................... 392 1. Función indemnizatoria ............................................................ 395 2. Función sancionadora ............................................................... 397 3. Función disuasoria .................................................................... 398 III. LA IMPOSICIÓN DE INDEMNIZACIONES COERCITIVAS .......... 399 1. «El Tribunal fijará»: ¿qué Tribunal?, ¿imperativo u opcional?» . 400 2. Dies a quo ................................................................................. 402 3. Cuantificación de la indemnización coercitiva diaria y total ...... 403 4. ¿También cabe en los casos de ejecución provisional? 406 5. Diferencias y concurrencia con otras figuras similares ............... 406 6. Propuesta de redacción de precepto independiente .................... 409 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 413
ABREVIATURAS
AAP
Auto de la Audiencia Provincial
AA.VV. Varios autores
ADPIC
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994)
Anteproyecto de reforma de la LP
Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
AP Audiencia Provincial
art./arts.
ATC
ATJUE
ATS
Artículo/artículos
Auto del Tribunal Constitucional
Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Auto del Tribunal Supremo
ATSJ Auto del Tribunal Superior de Justicia
ATUP Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes
BOE Boletín Oficial del Estado
CC Código Civil
cit.
Citado
CL Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007
CLIP Principles
Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property
Marta Cantos Pardo
Convenio de Bruselas Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968
Convenio PCT Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de 19 de junio de 1970 coord./coords. Coordinador/coordinadores
CP Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
CPE Convenio sobre la concesión de patentes europeas de Múnich, de 5 de octubre de 1973
DCE
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior
dir. Director
Directiva 2001/29/CE
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ed. Editor, edición
Directiva de enforcement
eds. Editores
EPI Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929
EPO European Patent Office
I+D+i Investigación, desarrollo e innovación
16
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
LAJ Letrado de la Administración de Justicia
LCD Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal
LDI Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LECrim Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley 19/2006
Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios
Ley 21/2014
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LFPPI Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México, de 30 de junio de 2020
LM Ley 17/2001, de 6 de julio, de 7 de diciembre, de Marcas
LO 7/2022 Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil
17
ABREVIATURAS
LOPJ
LP
LP de 1986
LPI
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia
LSE
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
LSSI Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
MWC
Mobile World Congress nº Número
OEP
Oficina Europea de Patentes
Oficina Española de Patentes y Marcas p./pp. Página/páginas
OEPM
PCT Tratado de Cooperación en materia de patentes, de 19 de junio de 1970
RBI Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
RBI bis Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
18
Marta Cantos Pardo
ABREVIATURAS
RLP Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
RRoma II Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales
SAP Sentencia de la Audiencia Provincial
Secc. Sección
ss. Siguientes
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS Sentencia del Tribunal Supremo
TC Tribunal Constitucional
TJUE (TJCE) Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS Tribunal Supremo
TSJ Tribunal Superior de Justicia
TUP Tribunal Unificado de Patentes
UE Unión Europea vid. Vide
vol. Volumen
19
