Autores por orden de aparición:
Pablo José Abascal Monedero Rodrigo Ahijón Lana Fernando Rodríguez Domínguez Anna Alegret Rodeja Patricia Natasha Arrieta Munduate Isabel Blanco Esguevillas Ernesto Cebollero José Carlos Erdozain López Alejandro Guirado Martínez Álvaro Lobo Rodríguez Pablo López Gil Jorge Lorenzo Santacatalina Lucía Martín-Sanz Barrachina Mª Cristina Martínez-Tercero Molina Miguel Ángel Mata González José Antonio Moreno Campos Inmaculada del Pozo Garzón Elena Salgado André Jean-Yves Teindas Maillard
978-84-1378-989-7
Pablo José Abascal Monedero Cristina Mercedes Abascal Ruiz Jesús Arribas García Ana-Laura Morales Matosas Beatriz Díaz de Escauriaza María Dolores Garayalde Rubén Cano Esther Gómez Romero Eugenio Hoss Isabel Ibarra García Joaquín Ramón López Bravo Alberto López Cazalilla Aurelio López-Tarruella Inmaculada López Visús José Mariano Cruz García María Eugenia Mateu-Prades Sergio Rizzo Iván L. Sempere Massa Diego de la Vega Merino
Director: Enrique Ortega Burgos
Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y prácticas de la disciplina, comentadas por una cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces, académicos, presentados al lector de forma rigurosa y clara para estar permanentemente actualizado con las cuestiones más relevantes. La colección acerca al lector —en artículos cortos y rigurosos—, todas las novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más candentes para que puedan ser utilizados como fuente de actualización, consulta y referencia en la práctica profesional diaria. La colección, dirigida por el prestigioso abogado y profesor D. Enrique Ortega Burgos (www.enriqueortegaburgos.com) presenta las novedades imprescindibles para cualquier profesional y suponen la mejor forma de estar actualizado.
PROPIEDAD INDUSTRIAL 2021
actualidad
Actualidad
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Propiedad industrial 2021 Director: Enrique Ortega Burgos Coordinadores: Andy Ramos Gil de la Haza José Carlos Erdozain López Mª Cristina Martínez-Tercero Molina Fernando Rodríguez Domínguez Manuel García-Villarrubia Bernabé Mercedes Morán Ruiz María Enciso Alonso-Muñumer Victoriano Darias de las Heras
PROPIEDAD INDUSTRIAL 2021
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Jorge A. Cerdio Herrán
Francisco Muñoz Conde
José Ramón Cossío Díaz
Angelika Nussberger
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
PROPIEDAD INDUSTRIAL 2021
ENRIQUE ORTEGA BURGOS Director
tirant lo blanch Valencia, 2021
Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
Colección dirigida por:
Enrique Ortega Burgos
© ENRIQUE ORTEGA BURGOS (Director) y otros
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1378-990-3 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Coordinadores Andy Ramos Gil
de la
Counsel Pérez Llorca
Haza
José Carlos Erdozain López Of Counsel de PONS IP
Mª Cristina Martínez-Tercero Molina Directora de la Oficina de Madrid de Padima
Fernando Rodríguez Domínguez Socio Baylos
Manuel García-Villarrubia Bernabé Socio Uría
Mercedes Morán Ruiz
Departamento Jurídico de Cedro
María Enciso Alonso-Muñumer
Catedrática Urjc. Consejera Académica de Ontier
Victoriano Darias
de las
Heras
Coordinador académico del Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías de UNIR
Índice MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL, NOMBRES DE DOMINIO Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Medicamento de marca y genéricos: el riesgo de confusión.................................... 17 Pablo José Abascal Monedero Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja Doctor en Derecho Abogado
Tratamiento jurisprudencial y análisis crítico de la casuística de los Tribunales españoles en infracciones en casos de lookalike............................................................. 37 Rodrigo Ahijón Lana Asociado Sénior Fernando Rodríguez Domínguez Socio BAYLOS Abogados
Las marcas patrón en la industria de la moda.......................................................... 59 Anna Alegret Rodeja Abogada IP/IT y creadora de Derecho en Tendencia (Fahion Law) Directora de Marketing y Adjunta a la Dirección de la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda (AEDM)
Marcas no convencionales e innovación: la protección jurídica a las nuevas formas distintivas y los retos a los que las marcas no convencionales se enfrentan................ 81 Patricia Natasha Arrieta Munduate Legal Counsel en Mondelēz International
Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2020 en los asuntos acumulados C-449/18 y C-474/18 sobre la doctrina de la neutralización y la fama del solicitante........................................................... 105 Isabel Blanco Esguevillas Abogada en Boult WadeTennant
Contratos de licencia e infracciones de marca. Relación y problemática.................. 121 Ernesto Cebollero Asociado Sénior Fernando Rodríguez Domínguez Socio BAYLOS Abogados
La marca renombrada. Reforma y jurisprudencia.................................................... 139 José Carlos Erdozain López Of Counsel PONS IP Abogado y Doctor en Derecho
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Índice
Distintividad adquirida por el uso. Un comentario a la Sentencia de 19 de junio de 2019 del TGUE..................................................................................................... 157 Alejandro Guirado Martínez Abogado Responsable del servicio de uso de marcas
Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de enero de 2020 en el Asunto C-371/18.......................................................................................... 175 Álvaro Lobo Rodríguez Abogado de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología en Pérez-Llorca
El papel de la marca en el desempeño empresarial.................................................. 195 Pablo López Gil Director General del Foro de Marcas Renombradas Españolas
La recuperación de nombres de dominio mediante la UDRP relacionado con marcas altamente renombradas........................................................................................... 213 Jorge Lorenzo Santacatalina Abogado - Socio Director de la Oficina de Barcelona H&A en Barcelona
Principales novedades jurisprudenciales sobre protección de las DOP/IGP en el último año............................................................................................................. 229 Lucía Martín-Sanz Barrachina Abogada Responsable del área de Indicaciones Geográficas H&A Valencia
Las crisis reputacionales por fake news en las empresas............................................ 247 Mª Cristina Martínez-Tercero Molina Abogada especializada en Propiedad Intelectual, derecho digital y defensa online de la reputación empresarial Responsable de la oficina de Madrid de PADIMA
Consideraciones legales relativas al Cloud Computing............................................ 271 Miguel Ángel Mata González Abogado Doctor en Derecho
Claves para una lucha eficaz contra la distribución y venta de falsificaciones........... 293 José Antonio Moreno Campos Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada Director General de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA)
Infracción marcaria, usos “inocuos” de la marca...................................................... 313 Inmaculada del Pozo Garzón Abogado Asesoría Jurídica El Corte Inglés
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Índice
La protección de los olores ante la reforma de la ley de Marcas: especial referencia al requisito de la representación.............................................................................. 331 Elena Salgado André Profesora en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Criterios en la determinación del renombre de la marca no registrada en España: comentario al auto núm. 14/2020, De 24 Enero, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)............................................................................................... 349 Jean-Yves Teindas Maillard Socio de Cuatrecasas
PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑO INDUSTRIAL, SECRETOS EMPRESARIALES Patentes de vacunas y medicamentos para tratar la COVID..................................... 369 Pablo José Abascal Monedero Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja Doctor en Derecho Abogado Cristina Mercedes Abascal Ruiz Biotecnóloga Becaria del CSIC
Patentes esenciales, licencias FRAND y derecho de la competencia........................ 389 Jesús Arribas García Socio, GRAU & ANGULO Ana-Laura Morales Matosas Abogada asociada, GRAU & ANGULO
La modificación del Reglamento sobre los Certificados Complementarios de Protección (CCPs) y la aprobación del llamado “SPC Waiver”..................................... 411 Beatriz Díaz de Escauriaza Abogada Directora del Área legal de Propiedad Industrial del grupo Insud Pharma Head of IP Legal en InsudPharma
La propiedad industrial como herramienta para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible............................................................................................................... 431 María Dolores Garayalde Socia del Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Nuevas Tecnologías de Baker McKenzie Madrid, SLP Rubén Cano Asociado del Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Nuevas Tecnologías de Baker McKenzie Madrid, SLP
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Índice
Los secretos empresariales y su relación con las creaciones e invenciones: simultaneidad de protecciones...................................................................................................... 449 Esther Gómez Romero Abogada Senior en TKL Abogados - Think Legal
Modificaciones recientes en la legislación argentina sobre propiedad industrial: aceleración y digitalización de los trámites de diseños, marcas, patentes y modelos de utilidad.................................................................................................................. 471 Eugenio Hoss Marval, O’Farrell & Mairal
El modelo de utilidad en España como estrategia de protección supranacional........ 489 Isabel Ibarra García European Patent Attorney. Ingeniera Química Responsable del Dpto. de Innovación en PADIMA
Consecuencias de la administrativización de los procedimientos de caducidad y nulidad en España.................................................................................................. 511 Joaquín Ramón López Bravo Abogado Periodista Agente Oficial de Propiedad Industrial Director del Departamento de Comunicación H&A
Patentes farmacéuticas: intervención pública y limitaciones en caso de emergencia sanitaria................................................................................................................. 531 Alberto López Cazalilla Abogado. ELZABURU SLP
Reflexiones sobre la especialización de la interpretación de los foros de competencia en los reglamentos sobre marca europea y diseño comunitario................................ 553 Aurelio López-Tarruella Profesor titular de Derecho internacional privado Universidad de Alicante
La industria del cannabis y su protección: los derechos de propiedad industrial........ 569 Inmaculada López Visús José Mariano Cruz García Socio y Directora Legal respectivamente de Eversheds Sutherland
Modificación de patentes en sede judicial............................................................... 593 María Eugenia Mateu-Prades Abogado y Agente de la Propiedad Industrial - Mateu & Prades Abogados
El diseño industrial en el mundo virtual................................................................. 613 Sergio Rizzo Abogados Daudén
Índice
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La prueba de divulgación de diseños en internet.................................................... 629 Iván L. Sempere Massa Socio y Director Área Legal PADIMA Profesor Honorifico de derecho mercantil de la UA
El uso de marcas de terceros a través de plataformas y entornos digitales................. 649 Diego de la Vega Merino Manager TMT en ECIJA
Marcas, competencia desleal, nombres de dominio y denominaciones de origen
Medicamento de marca y genéricos: el riesgo de confusión Pablo José Abascal Monedero Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja Doctor en Derecho Abogado
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS. 3. EL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN. 4. LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS. 5. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE MEDICAMENTOS DE MARCA Y GENÉRICOS. 6. RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL CONSUMIDOR. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.
1. INTRODUCCIÓN Los consumidores frecuentemente suelen confundir las Marcas de Medicamentos o los medicamentos de Marca con los llamados Medicamentos Genéricos. Sucede con algunos fármacos que son más conocidos por una de sus marcas, como la aspirina —un medicamento cuyo ingrediente activo es el ácido acetilsalicílico—, mientras que en otros casos su principio activo (ibuprofeno, paracetamol) es más popular. Entre ambos tipos de medicamentos existen semejanzas y diferencias. En el presente artículo trataremos de aclarar los conceptos de medicamento base o de referencia o de marca asociado a una patente de medicamento, medicamento genérico y principio activo. También abordaremos los criterios jurisprudenciales nacionales y europeos sobre la cuestión.
2. LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS Según la Directiva 2001/83 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001 un medicamento es toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o toda sustancia o combinación de sustancias que pueda usarse en, o administrase a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnostico medico. El Reglamento 469/2009 amplia estos conceptos en su artículo 1 a. Medicamento: cualquier sustancia o composición que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas de las enfermedades humanas o animales, así como cualquier sustancia o composición que pueda ser administrada al ser humano o a los animales para establecer un diagnóstico médico o para restablecer, corregir o modificar funciones orgánicas en el ser humano o en los animales.
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Pablo José Abascal Monedero
b. Producto: el principio activo o la composición de principios activos de un medicamento. c. Patente de base: una patente que proteja, bien un producto propiamente dicho, bien un procedimiento de obtención de un producto, bien una aplicación de un producto, y que sea designada por su titular a los fines del procedimiento de obtención de un certificado. Destacar que en la definición del medicamento se incluyen sustancias y composiciones y tanto los destinados a humanos como animales y con distintas finalidades biológicas. Se amplia la definición a los medicamentos para animales y las finalidades de los mismos en relación a la definición de la Directiva de 2001. Las patentes base pueden ser de distintos tipos según el Reglamento. • Patente de un producto • Patente de un procedimiento de obtención de un producto • Patente de una aplicación de un producto designada por el titular Los medicamentos nuevos solo se obtienen tras una larga y costosa investigación. La comercialización y venta posterior busca recuperar la inversión realizada. La normativa de la Unión Europea y de los países que la integran busca ser lo más favorable posible otorgando protección suficiente y dilatada en el tiempo para fomentar la investigación en el campo de los medicamentos para uso humano. Actualmente el periodo que transcurre desde que se presenta la solicitud de patentes en la Oficina Europea de Patentes para un nuevo medicamento y la autorización de comercialización de dicho medicamento reduce la protección efectiva que confiere la patente a un periodo insuficiente para amortizar las inversiones efectuadas en la investigación. Por esta razón la Unión Europea estableció desde el 2009 un Certificado Complementario para los medicamentos cuya comercialización haya sido autorizada, que busca prolongar la duración de la patentes una vez expirado el plazo de 20 años concedido.