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El presente trabajo se dirige al análisis de los instrumentos jurídicos a través de los que se incorporan las cláusulas FRAND, su utilidad y los cauces a los que acudir en caso de incumplimiento de las mismas.

Carmen Rodilla Martí

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

CARMEN RODILLA MARTÍ CONSORCIOS DE ESTANDARIZACIÓN, PATENTES ESENCIALES Y CLÁUSULAS FRAND

Los organismos de estandarización tienen un ﬁn pro-competitivo: hacer accesible para los usuarios la mejor tecnología de forma estandarizada. Sin embargo, derivado de este proceso de normalización técnica se producen determinadas situaciones conﬂictivas, en concreto, la posibilidad de que los titulares de patentes esenciales para el estándar eleven la cantidad de royalties exigidos, adicionando al valor de la patente el correspondiente al proceso de estandarización en sí mismo y aprovechando su ventajosa posición en el consorcio. Esta situación se pretende evitar de la mano de la inclusión, a través de distintos medios, de las cláusulas FRAND, que suponen una cortapisa a este poder.

monografías

CONSORCIOS DE ESTANDARIZACIÓN, PATENTES ESENCIALES Y CLÁUSULAS FRAND

Autora

CARMEN RODILLA MARTÍ Prólogo

JUAN IGNACIO RUIZ PERIS

Valencia, 2016

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A mis padres, Guillermo y Teresa, y a mi queridĂsima hermana Berta

PRÓLOGO Carmen Rodilla es una investigadora con excelentes capacidades y una verdadera vocación universitaria. Formada en el Colegio Alemán, obtuvo su Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valencia y el Diplôme d’Etudes Supérieures en Droit por la Université Montesquieu Bordeaux IV. Posee, además, la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia. Máster en Derecho de la Empresa, ha participado en el “Programme in European Private Law for Post Graduates” que organizan conjuntamente las Universidades de Münster, Hamburgo, Wroclaw, Leuven, Cambridge, Génova y Valencia. Representante de la Universidad de Valencia en la “OHIM University Network”, disfruta de la Beca de investigación de la Generalitat Valenciana VALi+D. Ha realizado estancias de investigación en el en el Max Planck Institut für Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht de Munich. Es, por tanto, una joven jurista con formación pluricultural en el ámbito europeo. Inteligente, tenaz y perfeccionista, el libro que tiene en sus manos, que obtuvo el accésit del Premio Tomás y Valiente de 2014, es muestra de las características, capacidad y tesón de su autora. El trabajo que tengo el honor de prologar es el Trabajo Fin de Máster (TFM) del Máster de Derecho de la Empresa que la autora realizó bajo mi dirección y por el que obtuvo la máxima calificación. En él se afrontan cuestiones clave del mercado de la tecnología directamente vinculadas con la actualidad: por una parte, el fenómeno de la estandarización y la creación de pools o consorcios de tecnología, fundamentalmente de patentes, y, por otra la relación de la estandarización, los pools de patentes y, en particular, de las patentes esenciales con el Derecho de la Competencia. La autora busca a través de las distintas ramas del ordenamiento cuáles pueden ser los límites que éstas establecen al abuso del poder de mercado, de la posición de dominio que tiene el titular de una

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patente esencial incluida en un consorcio que constituye un estándar con éxito en el mercado. En efecto, pese a que, como indica la Comisión Europea, el sistema de patentes y la creación de consorcios de tecnología fomentan, en la mayor parte de los supuestos, la innovación y el progreso tecnológico y científico, lo bien cierto es que pueden originar, al mismo tiempo, situaciones de posición de dominio que pueden tener como resultado la ralentización del proceso innovador y competitivo. La armonización técnica que implica la estandarización conlleva en ocasiones una práctica desaparición o, al menos, reducción de la fuerza competitiva de las alternativas competidoras, atendiendo en especial a los efectos de red de los que se beneficia la tecnología incluida en estándares de normalización, causados por la necesidad o conveniencia de la interoperabilidad. Este efecto, como es fácil de entender, fomenta y facilita la generación de posiciones fuertes en el mercado y el bloqueo de los consumidores y clientes en una tecnología determinada. Sin embargo, la armonización juega un papel positivo central en el funcionamiento del Mercado Único: contribuye, en primer lugar, a respaldar el libre movimiento de bienes y servicios y, en segundo y consecuencia del anterior, a mejorar la competitividad de las empresas de la Unión Europea, así como a facilitar los intercambios internacionales. El presente trabajo analiza soluciones que se pretenden eficientes para reducir los posibles riesgos derivados de la generación de importantes concentraciones de poder concedido al titular de una patente inserta en un consorcio de estandarización. Concretamente, el supuesto que se analiza es el del titular de la patente esencial, que, sirviéndose de su ventajosa posición, licencia su patente esencial en condiciones o términos injustos, no razonables y/o discriminatorios. Tanto el Derecho de la Competencia como el Derecho de Patentes aportan, en sus respectivas regulaciones, soluciones al conflicto. Sin embargo presentan sustanciales diferencias, en especial, en cuanto a la protección en el Derecho de la Competencia que sólo se alcanza si el titular de la patente se encuentra en posición de dominio y se produce una conducta abusiva y, del otro lado, al carácter específico de los casos cubiertos por la licencia obligatoria de patente.

Prólogo

La obra que aquí presentamos se centra en el análisis de las soluciones que se han propuesto por parte del sector privado a los problemas antes apuntados, estudiando la autorregulación creada por los mismos consorcios y en particular las denominadas cláusulas FRAND, para evitar los abusos del titular de una patente esencial incluida en un consorcio de estandarización, tanto en lo que respecta a la fijación de las condiciones en las cuales se va a licenciar como en lo concerniente al poder que tienen de evitar que terceros puedan hacer uso de su derecho (o ius prohibendi). Se trata, en definitiva, de comprobar la idoneidad de la solución aportada por el propio sector privado —las cláusulas FRAND— como solución de los posibles abusos y en qué medida este instrumento puede o no complementar los límites al abuso de poder de mercado establecidos por el ordenamiento en la Ley de Patentes y en la normativa europea y nacional de defensa de la competencia. De acuerdo con estos planteamientos el trabajo se ha estructurado en tres partes a las que corresponden sendos capítulos de la obra, ordenados consecutivamente en modo tal que la lectura de cada uno requiriere necesariamente la del precedente. La autora dedica el primer capítulo a la delimitación del concepto de los consorcios o pools de patentes, figura relativamente desconocida en la doctrina jurídica española y que, por lo tanto, exige un tratamiento detallado. En dicho primer capítulo, se ha procedido a la descripción de los métodos de constitución, formas de regirse y organizarse de los consorcios así como a una presentación y análisis de los aspectos positivos y negativos del fenómeno, para pasar, en última instancia, a analizar los problemas de Competencia, esto es los posibles acuerdos colusorios, que podrían surgir en su génesis, es decir, en la esfera interna del consorcio. El capítulo finaliza con una aproximación a los específicos problemas que hace surgir, adicionalmente y como caso especial, los consorcios de patentes en un escenario muy específico, el de la estandarización. El segundo capítulo, se ha dedicado a analizar las cuestiones que se suscitan, ya no intra-pool, sino en las relaciones que el consorcio mantiene con terceros, en concreto, los contratos de cesión de la tecnología consorciada, y más especialmente, las licencias de tecnología. En este capítulo, se explican los instrumentos de generación de posi-

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ciones de dominio en el seno de un consorcio de patentes, y el refuerzo de dichas posiciones en un contexto de estandarización. Se analiza igualmente el efecto excluyente que conllevan en cuanto a que pueden expulsar del mercado las alternativas o al menos reducir su potencial competitivo en el mercado debido fundamentalmente a los efectos de red. Por último, el tercer capítulo se centra en el análisis de los instrumentos de autorregulación diseñados y puestos en práctica por los propios empresarios participantes del consorcio. En él se estudian las denominadas cláusulas FRAND, su contenido, naturaleza jurídica y consecuencias derivadas de su incumplimiento. En definitiva, estimado lector, una interesante obra sobre un problema de vanguardia con efecto en los sobreprecios tecnológicos derivados de la explotación abusiva que una patente integrada en un consorcio de estandarización con éxito en el mercado puede conceder. Espero que ésta sea la primera de muchas obras de la autora embarcada ya en la elaboración de su tesis doctoral a la que deseo, pese a los tiempos actuales, una brillante carrera. Juan Ignacio Ruiz Peris Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Valencia

Capítulo primero

CONCEPTO DE POOL DE PATENTES

1. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CONSORCIOS DE PATENTES 1.1. Delimitación conceptual El término “gestión colectiva de los derechos de propiedad industrial” se utiliza para describir métodos de administración de amplios portfolios (paquetes) de activos de propiedad industrial y tecnología (tanto protegida como no1). Los pools de patentes son sólo una de las múltiples formas que existen de llevar a cabo esta tarea2. Antes de entrar en ninguna discusión en profundidad, es importante definir los conceptos a los que vamos a hacer referencia durante el trabajo. En este sentido, aportaremos al comienzo del análisis una definición doctrinal más o menos estandarizada, pero poco delimitada y con fronteras imprecisas, de lo que se considera que es un pool de patentes o consorcio de patentes3. Se trata, como veremos, de un

Pueden existir pools de patentes, de tecnología y mixtos. LAYNE-FARRAR, A., PADILLA, J., SCHMALENSEE, R., “Pricing patents for licensing in standard. Organisations: Making Sense of FRAND Commitments”, 2007, a disposición para descargar en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=99670, a día 25/07/2014, pág. 7. SERAFINO, D. “Survey of patent pools demonstrates variety of purposes and management structures”, en Knowledge ecology international, 2007. A disposición para descargar en http://www.law.berkeley.edu/7446.htm a día 25/07/2014, pág. 2. FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities. Memoire presenté à la Faculte des études superieures en vue de l’obtention du grade de maltrise en droit, option recherche, 2007, pág. 4. A disposición para descargar en el siguiente link https:// papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2546;jsessionid=CCCF7075DD1 2653AA5CDD310A44704DB. La metáfora del “pool” proviene de la industria del aceite donde un grupo de empresarios tenía interés en poner en conjunto sus productos. Cada individuo tiene el incentivo de exprimir demasiados bienes y demasiado rápido dejando al resto

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concepto que, a pesar de su evidente relevancia, no cuenta con una definición uniforme ni ha sido tratado y estudiado en profundidad4, lo que genera una situación de inseguridad jurídica de especial relevancia dadas sus importantes repercusiones de la materia. En general, los pools de patentes son una forma de combinar o agregar patentes cuyos titulares son distintos5. Existe una pluralidad tanto en los sujetos como en el objeto: varias patentes propiedad de varios titulares. Doctrinalmente, se entiende bajo la denominación “pools de patentes” aquellos acuerdos recíprocos u organizaciones voluntariamente creadas6 con el objetivo de poner en común un grupo de patentes en un único paquete o portfolio para licenciarlas, de forma conglomerada7, a un solo agente8, a través de un contrato con términos contractuales acordados con anterioridad entre ellos —los miembros del

en una peor situación. Sin embargo, las partes pueden aumentar sus eficiencias y ganancias a través de alcanzar un acuerdo sobre compartir gastos e ingresos de acuerdo con alguna fórmula. BOTANA AGRA, M. “Consorcios de patentes y defensa de la competencia” en El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños / coord. por José Antonio Gómez Segade, Ángel García Vidal; Manuel Olivencia Ruiz (pr.), 2010, págs. 427-440, pág. 427. FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities, op. cit., pág. 3. “The decision to found or join collective IPR institutions turns on exchange and enforcement costs. If the institution lowers the cost of exchange and enforcement, it makes sense to join. If not, it is better for each rightholder to stick to private enforcement. Firms in an industry are faced with the decision whether to rely on individual rights to exclude infringers or pool rights in a collective organization. They trade off enforcement costs associated with individual rights against the costs of founding and participating in the institution. Although joining such an institution involves ceding some individual control, it may lower costs overall. If so, firms will decide to join.” MERGES, R.P., “Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools”, 1999, a disposición para descargar en https://2048.berkeley.edu/files/pools.pdf a día 25/07/2014, pág. 15. LIU, K.C. y HILTY, R.M., The enforcement of patents. Wolters Kluwer, Law & business, Max Planck Series on Asian intellectual property law, 2012, pág. 41. CONTRERAS, J., “Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing”, Antitrust law Journal, vol. 79, 2013, pág. 47-96, pág. 25.

Concepto de pool de patentes

consorcio— o para poner a disposición común del grupo de empresas pertenecientes al pool el uso de las mismas9. Se trata de una entidad a caballo entre el “length contracting” (contratación vinculada) y figuras que implican una mayor integración (joint ventures)10. Cabría pensarse que el “cross licensing” (licencias cruzadas de patentes) puede quedar comprendido en esta definición y, en teoría, sería posible considerarlo así. Sin embargo, hay autores que entienden que existe una diferencia básica entre los dos tipos —cross licensing y patent pool—. Ésta reside en que los contratos de cross-licensing no suelen implicar un órgano separado encargado de gestionar los derechos, mientras que los consorcios de patentes habitualmente sí crearían un órgano neutral11. Los pools, pues, son autónomos, personal y administrativamente de los titulares de las patentes12 a los que los miembros transfieren sus derechos y que actúan como “trustee” o agente13. Aunque en algunos casos un miembro del pool puede participar como gestor del mismo, desde luego, lo que queda claro es que actuaría con este estatus y no

BOTANA AGRA, “Consorcios de patentes y defensa de la competencia”, op. cit., pág. 428. Como se verá, hay varias formas de combinar patentes, se trata, básicamente, de acuerdos recíprocos para compartir patentes. Como las patentes son derechos excluyentes, el mecanismo básico para compartirlas es a través de acuerdos mutuos entre los titulares de las patentes”. NEWBERG, J.A. “Antitrust, patent pools, and the management of uncertainty” a disposición para descargar en http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter_3.pdf a fecha 25/07/2014. A día 25/07/2014, pág. 57. ARMILLOTA, M., Technology pooling licensing agreements. promoting patent access through collaborative IP mechanisms, Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 2010, 1 Auflage, pág. 125. FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities, op. cit., citando a Carl SHAPIRO, SHAPIRO, C., “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting” en AA.VV., Innovation Policy and the Economy, Volume 1, Editor: Adam B. Jaffe, Josh Lerner and Scott Stern, MIT Press, pág. 5. HEYERS, J., “Effiziente Patentpoolkonstitution - zugleich ein Beitrag zum sog. More Economic Approach” en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2011, Heft 3, 2011, 213 págs. 213-225, pág. 217. FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities, op. cit., pág. 5.

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como miembro14. En cualquier caso, no se considera relevante para la definición, en opinión de algunos autores, si los derechos se transfieren directamente por el titular de la patente o a través de algún otro medio, como una joint venture, que se haya formado específicamente para administrar el consorcio15. Para la Comisión Europea, el término “patent pool” o “consorcio de patentes” tiene, al menos a efectos del Derecho de Competencia, unos límites muy definidos. En el anterior Reglamento de exención por categorías específico de Transferencia de Tecnología16 se referían a este tipo de estructuras como “acuerdos de creación de consorcios de tecnologías con objeto de conceder a terceros licencias sobre el paquete de derechos de propiedad intelectual creado”17. El Reglamento actual18 los define como “acuerdos para la puesta en común de tecno-

FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities, op. cit., citando a SHAPIRO, C., SHAPIRO, C., “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting”, op. cit., pág. 5. El ejercicio de los poderes de dirección se llevarán a cabo en interés de la red. En este interés de la red se incluyen tanto los intereses particulares de los miembros de la red como el interés general de la red. RUIZ PERIS, J.I., “Business networks as a legal explanatory framework”, en Festschrift Fur Klaus J. Hopt Zum 70. Geburtstag Am 24. August 2010: Unternehmen, Markt Und Verantwortung. Vol. II, De Gruyter, págs. 2901-2917, pág. 2907. Charles River Associates Ltd, Report on Multiparty Licensing 22 April, 2003, a disposición para consultar en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/multiparty_licensing.pdf. REGLAMENTO (CE) No 772/2004 DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. El nuevo reglamento con efectos a partir del 1 de mayo de 2014 contiene la misma definición. Estos reglamentos no conceden la exención ni a los pools de patentes (ver definición) ni a los acuerdos por los que la tecnología consorciada se cede en licencia a terceros (apartado 7 nuevo reglamento de transferencia de tecnología). REGLAMENTO (CE) No 772/2004 DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, apartado 7. REGLAMENTO (UE) No 316/2014 DE LA COMISIÓN de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Concepto de pool de patentes

logía con el fin de concederla bajo licencia a terceros”19. Ninguno de los dos reglamentos era, sin embargo, de aplicación a los mismos20. No obstante no ser objeto de los reglamentos aludidos, las Directrices que desarrollaban el Reglamento21 dedicaban un apartado a comentar este fenómeno y los delimitan como “acuerdos por los que dos o más partes deciden compartir sus tecnologías y conceder licencias globales sobre las mismas. El concepto “consorcio” también incluye los acuerdos por los que dos o más empresas conceden una licencia a un tercero y le autorizan a conceder licencias sobre el paquete de tecnologías22”. Actualmente, las nuevas Directrices definen los consorcios tecnológicos como “acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia no sólo a quienes contribuyen al consorcio sino también a terceros. En términos de estructura, los consorcios tecnológicos pueden consistir en simples acuerdos entre un número limitado de partes o en acuerdos organizativos más complejos por los que se encomienda la tarea de conceder las licencias de las tecnologías compartidas a una entidad aparte. En ambos casos, el consorcio puede ofrecer a los licenciatarios la posibilidad de operar en el mercado con una sola licencia”23. Existe un controvertido debate doctrinal respecto de la naturaleza jurídica de estos consorcios. En este sentido, una nueva figura ha sido sugerida: las redes contractuales. En las mismas existe, como hemos 19 20

REGLAMENTO (UE) No 316/2014, op. cit., apartado 7. Apartados 7 de sendos reglamentos y COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03), apartado 247. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02). Las nuevas directrices de interpretación del reciente reglamento también contienen un capítulo exclusivamente dedicado a los consorcios de tecnología. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), apartado 41. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03), apartado 244.

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hecho alusión en este fenómeno de consorcios, una dirección (aunque no estén jerarquizadas), coordinación entre sus miembros, y es independiente la carencia o presencia de personalidad jurídica. Estas redes contractuales están formadas por contratos multilaterales no asociativos24. Respecto de su estructura, las directrices explican que los consorcios pueden tener la forma de simples acuerdos entre un número determinado de partes o de elaborados acuerdos organizacionales en los que la organización de las licencias de la tecnología consorciada se concede a una entidad separada. En ambos casos, el consorcio permite operar sobre la base de un único contrato de licencia25.

1.2. Características Podemos extraer las características delimitadores o conceptualizadoras y sintetizarlas en tres: (i) acuerdos entre dos o más titulares de patentes (ii) sobre patentes relacionadas o conectadas entres sí de alguna forma26 y (iii) en el acuerdo por el que se crea el pool se pueden establecer las normas, aunque poco específicas, por las cuales se va a ceder en licencia el paquete de patentes a interesados ajenos al pool o entre los propios miembros del pool. Asimismo, y esto resulta imprescindible para entender su estructura, hay que enunciar el proceso de creación o cómo se forman estos conglomerados de Derechos de Propiedad Industrial (en adelante, IPRs). Normalmente, los pools están formados por (i) un acuerdo por el que se crea el consorcio, donde se determina la agrupación de las tecnologías y establece cuáles son las condiciones de las licencias y la forma en la que se va a conceder a terceros o se

RUIZ PERIS, J.I. “Business networks as a legal explanatory framework”, op. cit., pág. 2902. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03), apartado 244. Los IPR que no contribuyan a alcanzar el resultado buscado, perseguido, no deben incluirse en el pool. La técnica que no facilite la consecución de un producto final determinado, lo mejore, lo diferencie o produzca algún beneficio no debe incluirse. Esto también es interesante desde la perspectiva de los miembros del pool porque depende del volumen de ventas, puede dañar la reputación, etc. HEYERS, J., “Effiziente Patentpoolkonstitution …”, op. cit., pág. 221.

Concepto de pool de patentes

van a concluir contratos de licencias internas. El segundo nivel se comprende por (ii) licencias externas con terceros licenciatarios del consorcio27. Existen, por lo tanto, dos niveles: el intra pool y el extra pool. El primero está formado por los contratos conexos de licencias inter miembros en las que se conceden las licencias de tecnología entre ellos o por el contrato multilateral por el que se conceden las licencias de tecnología las patentes y, en segundo lugar, el nivel ad extra, que está compuesto por las licencias que el pool, como tal, concede a terceros, cuando es éste el caso.

2. TIPOLOGÍA El fenómeno, como acabamos de enunciar, puede revestir varias formas jurídicas28: un único contrato en el que participan varias partes (contrato multilateral29), una serie de contratos bilaterales conec-

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HEYERS, J., “Effiziente Patentpoolkonstitution …” op. cit., pág. 217. Existen, sin embargo, autores que entienden que, siendo estrictos con la definición, los contratos bilaterales conexos, stricto sensu, no podrían ser un pool de patentes porque éstos normalmente no implican la creación de una entidad separada encargada de gestionar los derechos. Existe literatura que defiende que los pools se distinguen por el hecho de que hay un órgano neutral —independiente de los miembros— que se encarga de administrar el pool. Este órgano al que estamos haciendo referencia puede ser uno de los mismos miembros del pool o, más frecuentemente, un nuevo órgano independiente de los titulares de las patentes y diseñado específicamente para llevar a cabo la función que se le asigne, al que todos los miembros ceden sus derechos y actúa como una especie de agente o trustee, con quien, además, se firmarán los contratos de licencia globales y al que se satisfará la contraprestación correspondiéndole, asimismo, la función de repartir los beneficios entre los miembros. FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities, op. cit., pág. 5. Algunos autores se refieren a ellos como plurilaterales. DIEZ PICAZO, L. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I. Introducción teoría del contrato. Civitas, Madrid. 1996, pág. 141 se refiere a esta categoría de contratos y establece que con ella se refieren a los contratos de tipo asociativo, la constitución de una sociedad o, como en nuestro supuesto, la constitución de un consorcio industrial. Se caracterizan, según el autor, porque en ellos concurre un fin que es común a todos.

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tados entre sí (contratos conexos)30, una organización próxima a la sociedad, aunque sin una auténtica personalidad jurídica31, a la que se traspasan como activos todos los derechos de propiedad industrial, o puede incluso organizarse como una auténtica sociedad (clase que no será objeto de estudio). La doctrina hace una sintética clasificación de los tipos de pools que pueden encontrarse en función de una pluralidad de criterios: (i) composición (ii) duración (iii) objetivos o fines perseguidos (iv), tamaño del pool y (v) relevancia de las patentes32. (i) Respecto de la composición, podemos encontrar pools cerrados o abiertos dependiendo de la permeabilidad de los mismos, es decir, de la capacidad que tienen los miembros de entrar y salir de la organización. Los primeros están limitados en su composición a los titulares fundadores, mientras que los segundos permiten la incorporación de

A pesar de que esta división es de elaboración propia, existen autores que encuentran que se podría dar una categoría genérica llamada “multiparty agreement”, dentro de la cual se podrían encuadrar tanto los patent pools como los cross licensing como subtipos. Sin embargo, yo entiendo que esto no es así porque lo que diferencia un acuerdo multilateral o plurilateral de uno bilateral es, como dice la doctrina española civilística, el numero de partes participantes. Si por cross licensing se entiende que hablamos de contratos en los que dos partes se intercambian derechos entre sí, estaríamos hablando de un contrato bilateral. Sin embargo, la definición de cross licensing tampoco parece estar muy clara, pues hay autores que entienden que no necesariamente se tiene que limitar a dos personas (físicas o jurídicas) intercambiándose IPR entre sí, sino que en el acuerdo pueden participar más, lo cual obviamente los colocaría en la esfera del “multiparty agreement”, que se correspondería con la categoría que, nosotros, en el apartado 3 definimos como pools creados por un contrato multilateral para quedárselos entre sí (aunque seguiría sin corresponderse con la categoría que hemos creado de acuerdos bilaterales “cross licensing”, para mantenerlos entre ellos, formando una red, que sí quedaría incluida en el reglamento). ARMILLOTA, M. Technology pooling licensing agreements. promoting patent access through collaborative IP mechanisms, op. cit., pág. 29. La autora entiende que en el acuerdo constitutivo del pool se genera una personalidad jurídica independiente de sus miembros que le permite actuar como parte en contratos de licencia a través de sus representantes legales. Asimismo, HEYERS, J., “Effiziente Patentpoolkonstitution …”, op. cit., pág. 218. También entiende que pueden generar personalidad jurídica en algunos casos. A su vez, esta clasificación tiene una fuerte implicación para el Derecho de la Competencia.

Concepto de pool de patentes

otros siempre y cuando los derechos que se aporten tengan algún tipo de relación con las patentes consorciadas. (ii) En atención a la duración del pool, podemos diferenciar los consorcios de duración definida e indefinida. Los temporales se forman exclusivamente para atender la fabricación de un producto durante un tiempo limitado33, mientras que los indefinidos se crean sin un tiempo de explotación marcado. Estos últimos se mantendrán mientras sea económicamente útil y rentable34. Normalmente, estas organizaciones se crean en industrias en las que los productores de diversas tecnologías sostienen relaciones duraderas, existen transacciones repetitivas y tienen patentes que se bloquean mutuamente35. (iii) Asimismo, se puede llevar a cabo una clasificación en atención a los fines perseguidos. Los pools podrán ser de producción y de mera comercialización, atendiendo a si su fin es la fabricación de productos o el desarrollo de procesos, o, por otra parte, su objetivo es la transferencia de la tecnología a terceros como finalidad en sí mismo o últi-

Podemos encontrar ciertos paralelismos con una UTE (Unión Temporal de Empresas). El Artículo séptimo de la ley 18/1982 de 26 de mayo sobre el Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional. Se considera que es una UTE “el sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro”. No tendrá personalidad jurídica propia. Es cierto que esta ley da una serie de características que, en principio, tendría que reunir la figura (art. 8), pero esto, según el propio tenor de la norma, es exclusivamente a efectos de que se aplique un régimen tributario determinado. BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil, ed.: Fernando Martínez Sanz. Tecnos. 19 Edición, Volumen I, 2012, pág. 610 Clarifica que este tipo de figuras se constituyen con vocación temporal, no indefinida, es decir, que su duración será la misma de la obra o la necesidad del servicio porque su finalidad es la colaboración que haga posible llevar a buen puerto el objetivo empresarial proyectado ya que, “aisladamente, cada una de ellas no podría desarrollar o desarrollaría en peores condiciones”. Las UTES, al igual que los pools se patentes, carecen de personalidad jurídica propia independiente de la de sus integrantes. Éstos son los que más similitud pueden tener con las redes que son estables como requisito sine qua non. HARACOGLOU, I., Competition law and patents. A follow on innovation perspective in the biopharmaceutical industry. Edward Elgar, Northampton, 2008, pág. 51.

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mo. En el primero, el objetivo es la fabricación, aunque sea necesario, primeramente, llevar a cabo una transferencia de tecnología, pero que está al servicio de la producción, que es el objetivo final. Según el fin del pool podríamos identificar también aquéllos cuyo objetivo es la estandarización, que son en los que centraremos nuestra atención en el presente trabajo. (iv) Parte de la doctrina36 ha identificado otro tipo de clasificación formal en función del tamaño del pool, aunque advierten que esta distinción es difusa, debido, fundamentalmente, a la naturaleza no estática del consorcio37. Los pools son dinámicos, es decir que se van formando con el tiempo, evolucionan. Lo que empieza como un pool pequeño de base contractual puede ir creciendo dependiendo del éxito que tenga —esto, evidentemente, sólo sucederá si el consorcio es abierto y se permite que entren y salgan miembros—. Independientemente de la rama de la industria a la que pertenezcan o el tamaño de la estructura cumplen la misma función que sus homónimos de mayor tamaño: la agrupación de los derechos en una entidad central y el establecimiento de un mecanismo de valoración gracias al cual se dividirán los royalties. Los pools pueden tener la forma de simples acuerdos entre un número limitado de partes o pueden ser organizaciones muy complejas en las que se puede crear una entidad que se encargue de la gestión de estos derechos38. Normalmente, según Merges39, en el primero de los casos presentados se tratará exclusivamente de contratos multilaterales que incorporan estos dos elementos básicos (esta afirmación es coherente con la idea de que la diferencia entre los pools y los cross licensing es la creación de una estructura de gestión independiente). La diferencia básica entre estos dos tipos de pools es la existencia de una estructura administrativa de gestión del consorcio de las que normal-

MERGES, R.P., “Institutions for Intellectual Property Transactions…”. op. cit., pág. 18. Como hemos visto anteriormente, existen pools cerrados, pero no suelen ser pro competitivos. HEYERS, J., “Effiziente Patentpoolkonstitution …” op. cit., pág. 218 MERGES, R.P., “Institutions for Intellectual Property Transactions…”, op. cit., pág. 21.

Concepto de pool de patentes

mente sí gozan los mega pools. Es decir, la diferencia radica en si están “institucionalizados” o no40. (v) Por último, resta la clasificación que más repercusión tiene en el Derecho de la Competencia: la referida al tipo de patentes consorciadas41. En función de este análisis, podemos clasificar los pools entre: complementarios, esenciales (y no esenciales), o sustitutivos42. La composición del pool y, por lo tanto, la categorización de las tecnologías consorciadas en uno u otro grupo tendrá unos efectos im40

HEYERS, J., “Effiziente Patentpoolkonstitution …” op. cit., pág. 218. FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities, op. cit., pág. 5 también advierte que la diferencia fundamental entre cross licensing y pools es los primeros normalmente no implican un organismo neutro de gestión aparte en su estructura, mientras que sí suele ser el caso en los segundos. MERGES, R.P., “Institutions for Intellectual Property Transactions: …”, op. cit., pág. 19 ss. también hace una distinción en función del tipo de patentes que se ceden al pool dependiendo de si éstas son esenciales o no porque de esto dependerá si hay que dar a cambio alguna contraprestación por parte de los mismos miembros del pool que deseen acceder a una de las patentes o no. Aporta el ejemplo del pool en el sector de la aviación en el que, una vez formado el pool, las patentes se dividieron en dos tipos, las patentes normales para uso de todos, que no tenían asignado ningún tipo de royalty en contraprestación y las patentes excepcionales, a cambio del uso de las cuales, los propios miembros del pool tenían que aportar una contraprestación a cambio. Se trata, en puridad, de una forma de valoración de patentes también, dado que para asignarles una contraprestación, previamente se tienen que haber puesto de acuerdo los propios miembros del pool en una suerte de proceso de arbitraje o mediación para darles un valor. Para la valoración de si existe un cártel, se tendrá en cuenta, asimismo, la distribución de royalties. Si se determina la contraprestación por la patente en función de su valor, se fomenta el I+D, lo cual no sería el caso cuando se distribuyan los royalties por unidad de patente con la que se ha contribuido al pool. HEYERS, J., “Effiziente Patentpoolkonstitution …”, op. cit., pág. 225. Las directrices de la Comisión dan una definición de lo que se entiende por cada una de éstas: Dos tecnologías son complementarias y no substitutivas cuando es preciso disponer de las dos para producir el bien o realizar el proceso con el que están relacionadas. Por el contrario, dos tecnologías son substitutivas cuando cualquiera de las dos permite al titular producir el bien o realizar el proceso con el que están relacionadas. Una tecnología es esencial si no hay ningún substituto para ella dentro o fuera del consorcio y constituye una parte del paquete de tecnologías imprescindible. Una tecnología para la que no hay substitutos es esencial en tanto esté cubierta por al menos un IPR válido. Las tecnologías esenciales también son, por definición, complementarias

Carmen Rodilla Martí

portantes en el enjuiciamiento de los efectos competitivos de los mismos. Los pools con tecnologías complementarias son aquéllos cuyo portfolio contiene derechos de propiedad industrial que no son sustitutivos o reemplazables para poder llevar a cabo la tecnología buscada. Las tecnologías esenciales son aquéllas que se requieren tanto para producir el bien como para llevar a cabo el proceso al que se refieren las tecnologías. Los consorcios de patentes esenciales contienen la totalidad de patentes requeridas para obtener la tecnología pretendida por el tercero que contrata con el pool43. Por último, encontramos los pools formados por tecnologías sustitutivas44 y reemplazables entre sí45. Ésta, como se verá más avanzado el trabajo, no es una clasificación definitiva e inamovible, pues la cualidad de una patente siempre estará en dependencia con el resto y, muchas veces, su naturaleza será mixta.

3. FUNCIONAMIENTO. CONSTITUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ROYALTIES Es necesario advertir, antes de continuar, que no existe un único protocolo o forma de constitución de pool ni tienen un manual de funcionamiento o de organización de los miembros, pues son contratos que, a pesar de no ser tan flexibles como los cross licensing por requerir de una estructura, tienen un amplio margen de autonomía46. De hecho, se sostiene que las decisiones de los miembros pertenecientes a la red —decisiones que determinan la actividad de la misma—

En mi opinión, no son más que un subtipo dentro de los complementarios y no una clasificación distinta. En teoría, estos son los que pueden presentar más problemas a nivel de Defensa de la Competencia porque si el fin del pool consiste en suscribir una licencia global de todas las patentes, el hecho de que se licencien a la vez patentes que sirven para lo mismo a lo único que contribuye es a un aumento de los royalties pues se estará pagando dos veces por lo mismo. Además de implicar otros problemas que se estudiarán en el último capítulo. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), apartado. 216. FELLIG, M.M., Patent Pools and Competition Law: An Examination of the Enforcement Strategies of Competition Authorities, op. cit., pág. 6.