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LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES MENORES EN LA UNIÓN EUROPEA:

ESPECIAL REFERENCIA AL MODELO DE UTILIDAD INMACULADA GONZÁLEZ

Valencia 2005

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES MENORES EN LA UNIÓN EUROPEA: ESPECIAL REFERENCIA AL MODELO DE UTILIDAD

INMACULADA GONZÁLEZ

tirant lo b anch Valencia, 2005

Copyright ® 2005 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

Director de la colección:

FRANCISCO VICENT CHULIÁ Catedrático de Derecho Mercantil

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: I.S.B.N.: 84 - 8456 - 469 - X

A mi padre, Miguel Gonzรกlez Rojano, in memoriam. A Mariano y Lorenzo Riccheri

Hay que advertir, por último, que con posterioridad a la conclusión de esta obra se aprobó en Italia el Decreto Legislativo de 10 de febrero de 2005 (núm. 3), Código de la Propiedad Industrial, que puede consultarse en la siguiente dirección de internet: http://www.governo.it/ GovernoInforma/Dossier/codice_industriale/index.html. El nuevo Codice incorpora en sus artículos 82 a 86 lo dispuesto en los artículos 2 a 4 del Real Decreto de 25 de agosto de 1040 (núm. 1411), sin que se hayan introducido cambios relevantes dignos de mención en el régimen jurídico del modelo de utilidad.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Dr. Rafael Jiménez de Parga, al Dr. Antoni Font, al Dr. Ignacio Quintana de Carlo, al Dr. José Massaguer Fuentes y al Dr. Ramón Viñas Farré, miembros del Tribunal que evaluó la tesis doctoral que dio origen a esta monografía. Todos ellos contribuyeron con sus críticas, consejos y comentarios a enriquecer esta obra. En particular, agradezco al Profesor José Manuel Otero Lastres, miembro también del Tribunal, a quien la meteorología impidió estar presente en el acto, que con posterioridad tuviera la amabilidad de hacerme llegar sus valiosas observaciones. Gracias también al Profesor D. Francisco Vicent Chuliá por brindarme la oportunidad de publicar esta monografía en una editorial de tanto prestigio. Al Profesor Gerhard Schricker y al Profesor Strauss les agradezco todo el apoyo que me prestaron durante mi larga estancia en el Max-Planck-Institut de Munich. Quiero agradecer también al Profesor José Massaguer que me brindara la oportunidad de integrarme en el área de Derecho Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, donde tanto he aprendido y donde encontré a algunos de mis mejores amigos. Al Profesor D. José Antonio Gómez Segade, mi director de tesis y maestro, le debo demasiado. Cualquier tipo de agradecimiento que intentara esbozar ahora sería insuficiente. Con sus consejos, sus cuidados e, incluso, sus reprimendas, ha ejercido de verdadero maestro a la vieja usanza, de manera que no sólo me ha guiado en el camino hacia la culminación de este trabajo, sino que me ha sabido inculcar, probablemente casi de forma inconsciente, una serie de valores fundamentales para mi desarrollo personal, profesional y académico.

ÍNDICE ABREVIATURAS ................................................................................. ABSTRACT ........................................................................................... PRÓLOGO ............................................................................................. PRESENTACIÓN .................................................................................

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INTRODUCCIÓN ORIGEN HISTÓRICO DEL MODELO DE UTILIDAD Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 1. El origen histórico del modelo de utilidad como protección jurídica específica de las invenciones menores: el Gebrauchsmuster alemán .................................................... 2. El reconocimiento del modelo de utilidad como modalidad de protección de la propiedad industrial en las normas del CUP 3. Adopción del modelo de utilidad en la legislación interna de otros Estados ........................................................................

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CAPÍTULO PRIMERO EL MODELO DE UTILIDAD EN ALEMANIA I. MARCO JURÍDICO .................................................................. II. EL OBJETO PROTEGIDO MEDIANTE EL MODELO DE UTILIDAD. ................................................................................ 1. El objeto protegido mediante el modelo de utilidad según la LMU 1891 y la LMU 1936. .................................................. 1.1. Definición legal ............................................................ 1.2. Definición doctrinal ..................................................... a) El modelo de utilidad protege una creación que no tiene el carácter de invención industrial .............. i) El modelo de utilidad protege una idea consistente en una combinación de la forma espacial con la que se alcanza un efecto técnico (Raumformkombination frente a Kraftkombination) ii) El modelo de utilidad protege una innovación consistente en un avance técnico que carece de carácter inventivo (gewerblicher Fortschritt frente a Erfindung) .................................................

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b) El modelo de utilidad protege una pequeña invención susceptible de ser representada espacialmente c) La protección del modelo de utilidad se extiende a toda clase de invenciones industriales. Eliminación del requisito de representación espacial. .............. 1.3. El alcance de la protección conferida por el modelo de utilidad ......................................................................... 2. Aplicación del §1 LMU 1891 y del §1 LMU 1936 a los casos concretos. Ampliación progresiva del ámbito de protección del modelo de utilidad a través de la interpretación jurisprudencial. .................................................................... 2.1. La protección de los llamados modelos de utilidad bidimensionales ........................................................... 2.2. La protección de las máquinas y los mecanismos o dispositivos de funcionamiento ................................... 2.3. La protección de los procedimientos ........................... 2.4. La protección de los cambios de material ................... 2.5. La protección de los alimentos, los estimulantes y los medicamentos (la protección de las sustancias) ......... 2.6. La protección de un nuevo uso o aplicación (Verwendungserfindung) ............................................. 2.7. La protección de las conexiones eléctricas ................. 2.8. Características del objeto en el que se materializa la idea inventiva .............................................................. 3. El objeto jurídico protegido por el modelo de utilidad en las LMU de 1986 y 1990. ........................................................... 3.1. Definición legal ............................................................ 3.2. Definición doctrinal. La eliminación del requisito de representación espacial ............................................... 4. Aplicación práctica del § 1 LMU 1986 y del §1 LMU 1990 a los casos concretos. .............................................................. 4.1. La protección de las máquinas y los mecanismos o dispositivos de funcionamiento ................................... 4.2. La protección de las invenciones de procedimiento ... 4.3. La protección de los alimentos, los estimulantes y los medicamentos .............................................................. 4.4. La protección de un nuevo uso o aplicación y la protección de las conexiones eléctricas ................................. III. REQUISITOS DE PROTECCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD ............................................................................................ 1. Consideraciones previas ...................................................... 2. El requisito de novedad. ...................................................... 2.1. Concepto legal de novedad .......................................... 2.2. Anticipaciones perjudiciales para la novedad ............

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2.3. Anticipaciones no perjudiciales a la novedad: descripción oral realizada en cualquier parte del mundo y utilización llevada a cabo fuera del territorio alemán. 2.4. Anticipaciones no perjudiciales a la novedad: el valor de las solicitudes anteriores de patentes de invención y de modelos de utilidad ................................................. 2.5. Anticipaciones no perjudiciales para la novedad: el Neuheitsschonfrist ....................................................... 3. El requisito de actividad inventiva ..................................... 3.1. El requisito de actividad inventiva durante la vigencia de la LMU 1891. .......................................................... 3.2. Reconocimiento doctrinal y (jurisprudencial) ............ 4. El requisito de avance o progreso técnico ........................... 5. Requisitos formales de la solicitud de registro de modelo de utilidad: la importancia de los dibujos y la reproducción del modelo. ................................................................................. IV. ALGUNAS CUESTIONES CLAVE SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO ......................................................... 1. La falta de examen previo de los requisitos de protección del modelo de utilidad ............................................................... 2. La conexión procedimental entre el modelo de utilidad y la patente de invención. ........................................................... 2.1. La Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ......................... 2.2. La derivación (Abzweigung) ........................................ 2.3. La prioridad interna .................................................... 3. El plazo de duración del derecho de exclusiva conferido por el modelo de utilidad ........................................................... V. LA NULIDAD DEL MODELO DE UTILIDAD .......................

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CAPÍTULO SEGUNDO EL MODELO DE UTILIDAD EN ESPAÑA I. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR AL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929 ............................................. 1. El Real Decreto de 16 de septiembre de 1811 .................... 2. El Decreto de las Cortes de 14 de octubre de 1820 y el Real Decreto de 27 de marzo de 1826 ......................................... 3. La Ley de 30 de julio de 1878 y la Ley de propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 ......................................................... 4. Los intentos de reforma de la Ley de 16 de mayo de 1902 5. Recapitulación. ....................................................................

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II. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MODELO DE UTILIDAD EN EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929 ............................................................................................ 1. El Proyecto de Ley de 1927 ................................................. 2. El Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929. ....................... 2.1. Encuadre sistemático de las normas sobre modelos de utilidad. La delimitación entre modelo de utilidad y modelos industriales. ................................................... 2.2. Definición legal, doctrinal y jurisprudencial de modelo de utilidad. El problema de la delimitación entre invención patentable e invención protegible mediante modelo de utilidad. ............................................................... 2.3. Aplicación del art. 171 EPI a los casos concretos. ...... a) La protección de las invenciones bidimensionales b) La protección de las máquinas y los dispositivos de funcionamiento ....................................................... c) La protección de los procedimientos ..................... d) La protección de los cambios de material ............. e) La protección de las invenciones de productos definidos por su composición (sustancias y productos químicos y farmacéuticos) y de los alimentos. ...... f) La protección de un nuevo uso o aplicación de un objeto ya conocido ................................................... 2.4. Requisitos subjetivos de protección del modelo de utilidad: el requisito de propia invención ........................ 2.5. Requisitos objetivos de protección .............................. a) El requisito de novedad ......................................... b) Estado de la técnica relevante para enjuiciar la concurrencia de novedad: anterioridades perjudiciales ....................................................................... c) El requisito de actividad inventiva ....................... d) La apreciación jurisprudencial del requisito de novedad. ...................................................................... III. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES EN LA LEY DE PATENTES DE 1986 ........................................... 1. La reforma del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929: iter legislativo de la Ley de patentes de 1986. ................... 2. Definición legal, doctrinal y jurisprudencial del modelo de utilidad ................................................................................. 2.1. La protección de todas las invenciones de producto .. 2.2. Delimitación negativa del objeto jurídico protegido mediante modelo de utilidad ....................................... a) Las invenciones de procedimiento ........................

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b) Quedan excluidas expresamente de la protección del modelo de utilidad las variedades vegetales. . c) Además, a los modelos de utilidad hay que considerar aplicables las exclusiones y las prohibiciones de patentabilidad contenidas en los arts. 4.4 y 5 LP. 2.3. El objeto afectado ......................................................... 2.4. Ventaja «prácticamente apreciable» ........................... Requisitos subjetivos de protección del modelo de utilidad 3.1. El reconocimiento legal del requisito de propia invención 3.2. Posibilidad de reivindicación del modelo de utilidad y la falta del requisito de propia invención como causa de declaración de nulidad del registro. ............................ 3.3. Consecuencias del reconocimiento del requisito de propia invención en la disciplina del modelo de utilidad Requisitos objetivos de protección ...................................... 4.1. El requisito de novedad ............................................... a) Concepto ................................................................. b) Estado de la técnica relevante ............................... c) Divulgaciones no perjudiciales a la novedad ........ 4.2. El requisito de actividad inventiva ............................. 4.3. Interrelación entre regla inventiva y representación espacial ......................................................................... 4.4. El requisito de aplicabilidad industrial ...................... 4.5. Recapitulación .............................................................. Algunas cuestiones procedimentales .................................. 5.1. El examen formal de la solicitud ................................ 5.2. La formulación de oposiciones .................................... 5.3. Mecanismos de conexión procedimental entre patente y modelo de utilidad: La transformación de la solicitud de modelo de utilidad ................................................... Acumulabilidad de protecciones ......................................... 6.1. Patente de invención / modelo de utilidad .................. 6.2. Diseño industrial / modelo de utilidad ....................... Contenido y duración del derecho de exclusiva .................

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CAPÍTULO TERCERO LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES MENORES EN EL RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA I. ESTADOS QUE CUENTAN CON UNA PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA LAS INVENCIONES TÉCNICAS MEDIANTE EL MODELO DE UTILIDAD ...................................................

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1. El modelo de utilidad como derecho de exclusiva que protege las innovaciones consistentes en una nueva forma tridimensional dada a un objeto industrial que aporta una ventaja técnica: GRECIA .................................................... 1.1. Antecedentes legislativos y naturaleza jurídica del modelo de utilidad ....................................................... 1.2. Definición legal y doctrinal del objeto jurídico protegido mediante el modelo de utilidad ................................... 1.3. Requisitos de registrabilidad ...................................... 1.4. El procedimiento de concesión .................................... 1.5. Normas sobre prioridad ............................................... 1.6. Contenido y duración del derecho de exclusiva .......... 2. El modelo de utilidad como derecho de exclusiva que protege invenciones de producto consistentes en una nueva configuración, estructura o composición de objetos industriales de la que se deriva una ventaja para el uso o fabricación del objeto: ITALIA. .................................................................... 2.1. Antecedentes legislativos y naturaleza jurídica del modelo de utilidad ....................................................... 2.2. Definición legal, doctrinal y jurisprudencial del objeto jurídico protegido mediante el modelo de utilidad ..... 2.3. Los requisitos de protección del modelo de utilidad: especial referencia al requisito de actividad inventiva a) El requisito de novedad ......................................... b) El requisito de actividad inventiva ....................... c) El requisito de aplicabilidad industrial ................ 2.4. El procedimiento de concesión .................................... 2.5. Normas sobre prioridad ............................................... 2.6. Contenido y duración del derecho de exclusiva .......... 2.7. La conversión de la patente nula ................................ 3. El modelo de utilidad como derecho de exclusiva que protege cualquier tipo de invención de producto: FINLANDIA y DINAMARCA ....................................................................... 3.1. Antecedentes legislativos ............................................ 3.2. Objeto jurídico protegido ............................................. 3.3. Requisitos de protección .............................................. 3.4. Procedimiento de concesión ......................................... 3.5. Normas sobre prioridad ............................................... 3.6. Plazo de duración del derecho de exclusiva ................ 4. El modelo de utilidad como modalidad de protección de todas las invenciones menores: El caso particular de AUSTRIA y de PORTUGAL ....................................................... 4.1. El modelo de utilidad austriaco .................................. a) Antecedentes legislativos ...................................... b) Objeto jurídico protegido .......................................

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c) Requisitos de protección ........................................ d) Procedimiento de registro ...................................... e) Contenido y duración del derecho de exclusiva .... f) Nulidad del modelo de utilidad ............................. 4.2. El modelo de utilidad portugués ................................. a) Antecedentes legislativos ...................................... b) Objeto jurídico protegido ....................................... c) Requisitos de protección ........................................ d) Procedimiento de concesión ................................... e) Normas sobre prioridad ......................................... f) Plazo de duración del derecho de exclusiva .......... 5. Estados que conciben el modelo de utilidad como una patente de corta duración: FRANCIA .......................................... 5.1. Antecedentes jurídicos ................................................. 5.2. Objeto jurídico protegido ............................................. 5.3. Requisitos de protección .............................................. 5.4. Procedimiento de concesión .........................................

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II. ESTADOS QUE CARECEN DE UNA PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA LAS INVENCIONES TÉCNICAS DISTINTA DE LA PATENTE DE INVENCIÓN .............................................. 1. La protección de las invenciones técnicas mediante una «patente de segundo nivel» .................................................. 1.1. La patente de corta duración (six year patent) en BÉLGICA y PAÍSES BAJOS .............................................. a) Antecedentes legislativos ...................................... b) Objeto jurídico protegido ....................................... c) Requisitos de protección ........................................ d) Procedimiento de concesión ................................... 1.2. La patente de corta duración (short term patent) en IRLANDA ..................................................................... a) Antecedentes legislativos ...................................... b) Objeto jurídico protegido ....................................... c) Requisitos de protección ........................................ d) Procedimiento de concesión ................................... 2. La protección de las invenciones consistentes en una nueva configuración o apariencia de productos industriales mediante el diseño industrial: SUECIA, LUXEMBURGO y REINO UNIDO. ................................................................... 2.1. Suecia y Luxemburgo .................................................. 2.2. Reino Unido ..................................................................

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CAPÍTULO CUARTO LA ARMONIZACIÓN EUROPEA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES MENORES I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL MERCADO ÚNICO EUROPEO ............................................................................................ 1. El contenido del derecho de patente y del derecho de modelo de utilidad ............................................................................ 2. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial .............................................................................. 3. La colisión de la patente y del modelo de utilidad con el principio de libre circulación de mercancías. ..................... 4. La colisión de la patente o del modelo de utilidad con el principio de libre competencia ............................................ II. LA ACCION LEGISLATIVA COMUNITARIA COMO MEDIO DE SOLUCIONAR EL CONFLICTO ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL NACIONALES Y LOS PRINCIPIOS ORDENADORES DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO. .................................................................. III. LA ARMONIZACIÓN EUROPEA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MODELO DE UTILIDAD ................................................ 1. Los precedentes: Discusión sobre el modelo de utilidad en la Asociación Internacional para la protección de la propiedad industrial (AIPPI) ................................................................ 2. Los precedentes: La propuesta de Reglamento de un modelo de utilidad comunitario elaborada por el Instituto MaxPlanck de Múnich ................................................................ 3. Los precedentes: el coloquio internacional de Grenoble de 1995 ...................................................................................... 4. El libro verde de la Comisión sobre la protección del modelo de utilidad en el mercado interior ...................................... 5. Propuesta modificada de Directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de invenciones mediante el modelo de utilidad. .......................................... 5.1. Objeto jurídico protegido ............................................. 5.2. Requisitos subjetivos de protección ............................ 5.3. Requisitos objetivos de protección .............................. a) La novedad ............................................................. b) La actividad inventiva ........................................... c) La aplicabilidad industrial .................................... 5.4. Los requisitos formales ................................................

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5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

El procedimiento de concesión .................................... Normas sobre prioridad ............................................... Contenido y duración del derecho de exclusiva .......... La relación entre el modelo de utilidad y la patente de invención y entre el modelo de utilidad y otras formas de protección. ............................................................... 5.9. Nulidad y caducidad del modelo de utilidad .............. 5.10.Observación final .........................................................

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Recapitulación y consideraciones finales ............................................

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TABLA COMPARATIVA .....................................................................

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BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................

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ABREVIATURAS ACO

ADI AIEP AIPPI AP APLP Art., arts. BGBl. BGH Bl.f.PMZ BOCG BOPI BPG. C.c. CCJC CIPA Cit. CJPI Corr.Giur. CPC CPE CUP D. Dir. Aut. DOCE DPCI ed.

Anteproyecto de Ley de patentes, elaborado por la Comisión Oficial del Ministerio de Industria en 1970 Actas de Derecho Industrial Anteproyecto de Ley de patentes, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos en 1966 Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial Audiencia Provincial Anteproyecto de Ley de patentes elaborado por el Prof. Bercovitz en 1981 Artículo, artículos Bundesgesetzblatt Bundesgerichtshof Blatt für Patent und Musterzeichen Boletín Oficial de las Cortes Generales Boletín Oficial de la Propiedad Industrial Bundespatentgericht Código civil Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil Chartered Institute of Patent Agents Citado Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial Il Corriere Giuridico Convenio de Luxemburgo sobre la Patente comunitaria Convenio de Munich sobre la Patente Europea Convenio de la Unión de París Decreto Il diritto di autore Diario Oficial de las Comunidades Europeas Droit et Practique du Comerce International edición

22 EPI For. It. For. Pad. Giur.Cass.Civ. GRUR

ABREVIATURAS

Estatuto de la Propiedad Industrial Il Foro Italiano Il Foro Padano Giurisprudenza della Cassazione civile Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Inlandsteil GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil Íd. Ídem IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law Quad.Giur.Comm. Quaderni di Giurisprudenza Commerciale L.et T.Prop.Ind. Lois et Traités de Propriété Industrielle LCD Ley de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991 LG Landsgericht LMU Ley de modelos de utilidad LP Ley de patentes LPI Ley de Propiedad Industrial, de 1902 Mitt. Mitteilungen der Deutschen Patentanwelte MPI Max Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht MuW Markenschutz und Wettbewerb núm. número ob. cit. obra citada ÖBl Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht OEP Oficina Europea de Patentes OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas OLG Oberlandesgericht p. página, páginas PCT Patent Cooperation Treaty Prop. Ind. La Propriété Industrielle RD Real Decreto RDM Revista de Derecho Mercantil RDP Revista de Derecho Privado Rec. Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes RG Reichsgericht

ABREVIATURAS

RGBl. RGLJ Riv.Prop.Int.Ind. RJA ROHG RPA RTDC ss. STS STSJ TRIPs TUE Vid. ZfGR

Reichtsgerichtsblatt Revista General de Legislación y Jurisprudencia Rivista della Proprietà Intellectuale e Industriale Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi Reichsoberhandelsgericht Reichspatentamt Revue Trimestrielle de Droit Comercial siguientes Sentencia del Tribunal Supremo Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Tratado de la Unión Europea. Vide, véase Zeitschrift für Gewerblichen Rechtschutz