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LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

Isabel Mª Villar Fuentes

Valencia, 2014

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A mis padres Porque su inmenso amor, dedicaci贸n y ejemplo en lo divino y en lo humano son la base en todas las facetas de mi vida

Índice PRÓLOGO.............................................................................................. 13 LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................... 17 INTRODUCCIÓN................................................................................... 19

Capítulo I

CONCEPTO Y FUNDAMENTO 1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS............... 25 2. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS.......................... 30 2.1. Naturaleza contenciosa............................................................... 32 2.2. Naturaleza jurídica y tratamiento legal supletorio...................... 35 2.3. Figuras afines.............................................................................. 37 2.4. Características............................................................................ 40 A) Dispositivas.......................................................................... 40 B) Preparatorias........................................................................ 41 C) Intervención sujeto pasivo..................................................... 44 D) Proporcionales...................................................................... 46 2.5. Principios.................................................................................... 48 A) Sorpresa................................................................................ 48 B) Urgente................................................................................. 51 3. FUNDAMENTO................................................................................ 55

Capítulo II SUJETOS

1. ÓRGANO JURISDICCIONAL.......................................................... 59 1.1. Competencia en las legislaciones especiales................................. 59 1.2. Competencia diligencias en la Ley de Enjuiciamiento Civil......... 73 2. PARTES.............................................................................................. 87 2.1. Capacidad.................................................................................. 87 2.2. Legitimación............................................................................... 87 A) Legitimación activa............................................................... 88 a) La legitimación activa en la LEC..................................... 90 b) La legitimación activa en la LP........................................ 91 c) La legitimación activa en la LM...................................... 100 d) La legitimación activa en la LCD.................................... 101 B) Legitimación colectiva.......................................................... 104

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C) Legitimación pasiva.............................................................. 108 a) Especialidades de la legitimación pasiva del art. 256.1 7º y 8º LEC......................................................................... 111 2.3. Postulación................................................................................. 113

Capítulo III

PROCEDIMIENTO 1. SOLICITUD....................................................................................... 118 2. COMPROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS DILIGENCIAS................................................................................................... 125 3. DECISIÓN DEL JUEZ....................................................................... 133 3.1. Criterios de decisión: Presupuestos............................................. 133 A) Existencia de un acto infractor.............................................. 135 B) Inexistencia de medios alternativos de comprobación........... 139 C) Existencia de título............................................................... 142 3.2. Admisión o inadmisión de la solicitud........................................ 143 A) Forma................................................................................... 143 B) Contenido............................................................................. 145 C) Recursos............................................................................... 149 4. CAUCIÓN.......................................................................................... 152 4.1. Gastos ocasionados.................................................................... 161

Capítulo IV

PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA 1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA..... 168 2. FINALIDAD DE LA DILIGENCIA.................................................... 179 2.1. Patente........................................................................................ 180 2.2. Marca......................................................................................... 181 2.3. Competencia Desleal.................................................................. 182 2.4. Propiedad Industrial en la Ley de Enjuiciamiento Civil............... 183 3. TERCEROS SUJETOS PARTICIPANTES........................................... 187 3.1. Presencia pericial........................................................................ 187 3.2. Designación de peritos................................................................ 198 3.3. Persona con la que se entiende la diligencia................................ 199 4. OBJETO DE LA DILIGENCIA.......................................................... 201 4.1. Examen de las instalaciones........................................................ 202 4.2. Comprobación de los hechos en el mercado............................... 211 4.3. Examen de los documentos......................................................... 217 4.4. Comprobación de la personalidad.............................................. 226 4.5. Obtención de datos del origen y las redes de distribución de las mercancías y exhibición de documentos bancarios..................... 233 5. ALCANCE DE LA DILIGENCIA....................................................... 237

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5.1. Finalización anticipada de la Diligencia de Comprobación de Hechos....................................................................................... 238 A) Daño emergente.................................................................... 244 B) Lucro cesante........................................................................ 246 C) Daño moral.......................................................................... 249 5.2. Finalización normal de la Diligencia de Comprobación de Hechos............................................................................................ 250

Capítulo V

EFECTOS DE LAS DILIGENCIAS 1. EFECTOS DE LAS DILIGENCIAS EN EL PROCESO PRINCIPAL... 253 1.1. Plazo de presentación de la demanda principal........................... 253 1.2. Valor probatorio de las diligencias de comprobación de hechos. 257 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 267

PRÓLOGO Asumo con gusto el ofrecimiento que me ha hecho la Dra. Isabel Villar Fuentes, para que prologue su obra Las diligencias preliminares en los procesos de propiedad industrial y competencia desleal. Son muchas las circunstancias que concurren en este caso por las que me resulta grato hacer esta presentación tanto de la autora como de la obra, principiando porque me congratulo por su amistad y cordial compañerismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz. La Profa. Villar Fuentes comenzó sus estudios de doctorado hace ya años, proponiéndome la dirección de su tesis doctoral, lo que inmediatamente acepté, incorporándose al grupo de investigación que tengo el honor de dirigir. Su disposición permanente para colaborar con los profesores e investigadores del área de Derecho Procesal se ha traducido en la asunción por su parte de tareas docentes, de diversa índole y en destinos no siempre gratos, que siempre ha encarado con el mayor ánimo, siendo de justicia que sus compañeros así se lo reconozcamos, y así lo hago en este momento con estas palabras. Su larga y esforzada dedicación docente, atendiendo a las solicitudes del área de Derecho Procesal, le ha proporcionado un conocimiento integral de la materia y una gran experiencia que actualmente está produciendo sus frutos, comenzando por la lectura de su tesis doctoral, el día 2 de diciembre de 2011, ante el Tribunal integrado por los Doctores Pablo Saavedra Gallo, Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín, Lorenzo Bujosa Vadell, Ana María Rodríguez Tirado y Fernando Martín Diz, obteniendo la máxima calificación. El interés del tema objeto de la investigación de la Dra. Villar se aprecia en el hecho de que ha publicado varios artículos sobre el mismo en diversas revistas jurídicas, incluso antes de la exitosa lectura y defensa de la tesis doctoral. Ahora, finalmente, se publica el trabajo íntegro, aunque debidamente adaptado a las exigencias editoriales, con frecuencia alejadas de las científicas, lo que obliga a una cierta “poda” de lo que en su día se presentó ante el tribunal evaluador, ahondándose, en cambio, en aspectos de mayor interés en la práctica procesal.

Arturo Álvarez Alarcón

La autora ha llevado a cabo esta tarea con habilidad, de modo que, sin abandonar los aspectos más teóricos, ha incidido en las cuestiones que tienen mayor interés para el uso forense, con una abundante (completa, cabría decir) recopilación de resoluciones judiciales, incluso de órganos de primera instancia. El resultado es una obra que se estructura en un esquema que puede denominarse tradicional, con un primer capítulo dedicado al concepto y fundamento de las diligencias de comprobación de hechos, tratando de los sujetos (órgano y partes) en el segundo, el procedimiento en el tercero, la práctica o ejecución misma de la diligencia en el cuarto, terminando con el importante estudio de la eficacia procesal de las diligencias en el quinto. Comienza la obra con una referencia a los antecedentes legislativos y a la determinación del régimen jurídico de las diligencias de comprobación de hechos. Esta última cuestión es bien importante, dado que durante mucho tiempo las normas que han regido esta clase de actuaciones se han ubicado en leyes especiales, pero, aún hoy, interesa dilucidar cuáles son aplicables con carácter supletorio, si las propias de las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil u otras diferentes, lo que requiere determinar previamente la naturaleza jurídica de esta clase de diligencias, como con acierto hace la autora en el segundo apartado del primer capítulo. Los cimientos del trabajo quedan definidos con el fundamento de las diligencias, que son conectadas directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva. Ante este panorama, quedan definitivamente desplazadas —en acertada opinión de la Dra. Villar— las tesis que pretenden ubicar las diligencias de comprobación de hechos, en particular, y las diligencias preliminares, en general, en la jurisdicción voluntaria. La relación entre las diligencias de comprobación de hechos con un eventual proceso ulterior, de carácter principal, queda puesto de manifiesto primero en los caracteres que se le atribuyen por la autora, y luego en la regulación y en el estudio de la competencia del órgano jurisdiccional y de la legitimación de las partes que pueden intervenir en estas actuaciones procesales. La acertada combinación de aspectos teóricos y práctica procesal que hace la autora se pone de manifiesto en los tres últimos capítulos de la obra. Con minuciosidad aborda el estudio del procedimiento,

Prólogo

recogiendo los problemas y las soluciones que se suscitan o que se pueden suscitar y adoptar en la práctica, tomando como referencia tanto la jurisprudencia producida como los fundamentos teóricos que cimentan la obra. Lo uno y lo otro, jurisprudencia y conceptos fundamentales, son nuevamente la guía inspiradora de las soluciones que la autora elabora para la solución de los problemas abundantes que se suscitan a la hora de ejecutar o practicar las diligencias así como de determinar el valor procesal de las diligencias. En suma, la Dra. Villar Fuentes aporta a la bibliografía jurídica española un detallado y completo estudio de una institución que no había sido hasta la fecha adecuadamente contemplada por la doctrina. Por ello, a las razones que daba al principio de esta presentación explicando que me conmoviera realizarla, relativas al conocimiento personal y profesional que tengo de la autora, debo sumar estas otras, relativas al conocimiento de la obra. Las últimas razones ya tienen que ver con mi convencimiento de que esta obra es un hito importante, aunque uno más, en la carrera la Dra. Villar Fuentes, quien tiene por delante expectativas y posibilidades que, con su esfuerzo, le permitirán alcanzar nuevas metas y proporcionarnos nuevos e interesantes frutos. Cádiz, a 3 de enero de 2014

Arturo Álvarez Alarcón

Catedrático de Derecho Procesal Universidad de Cádiz

LISTA DE ABREVIATURAS ADPIC

Aspectos Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio AP Audiencia Provincial BOE Boletín Oficial del Estado CD Competencia Desleal CE Constitución Española CEE Comunidad Económica Europea DCH Diligencias de Comprobación de Hechos DP Diligencias Preliminares EPI Estatuto de Propiedad Industrial JM Juzgado de lo Mercantil JMDC Juzgados de Marcas y Diseños Comunitarios LCD Ley Competencia Desleal LDC Ley de Defensa de la Competencia LEC Ley de Enjuiciamiento Civil LGDCU Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios LGP Ley General de Publicidad LM Ley de Marcas LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial LP Ley de Patentes LPI Ley Propiedad Intelectual OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas PI Propiedad Industrial PIN Propiedad Intelectual ST Sentencia TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos TMDC Tribunales de Marcas y Diseños Comunitarios TS Tribunal Supremo TSJ Tribunal Superior de Justicia TSJCA Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma

18 UE ZPO

Lista de abreviaturas

Uni贸n Europea C贸digo Procesal Alem谩n

INTRODUCCIÓN La preparación de un proceso para solucionar un conflicto es una labor, en muchas ocasiones, ardua, compleja y lenta. La información que es necesario recabar, las comprobaciones imprescindibles, etc., requieren tiempo y estudio. Es un trabajo que debe estar muy bien preparado, tanto para concretar correctamente aspectos procesales como la competencia judicial, las legitimaciones…, así como los aspectos de fondo del asunto, todas las cuestiones de derecho material en las que poder fundamentar la pretensión que va a ser ejercida. Sin embargo es evidente que no todas las materias, todos los conflictos plantean el mismo grado de complejidad, ni el acceso a la información es siempre asequible. Por ello la fase de preparación de una demanda que va a abrir el futuro proceso, se ha visto tradicionalmente asistida por las Diligencias Preliminares del art. 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Diligencias preliminares previstas tradicionalmente para concretar la personalidad del futuro demandado, conseguir la exhibición del bien mueble, del testamento codicilo o memoria testamentaria, títulos de la cosa vendida o la presentación de documentos y cuentas comunes. De ahí la especial importancia que adquieren a la hora de preparar sus procesos oportunos las diligencias preliminares. El carácter preparatorio de las diligencias específicas de propiedad industrial las convierte en instrumentos imprescindibles, mucho más que cualquiera de la información necesaria que se puede obtener a través de las clásicas diligencias. Y a su vez ese carácter preparatorio de las mismas juega un papel importantísimo, pues por cuestiones de economía procesal va a permitir preparar el proceso, determinando correctamente el objeto del mismo, esto es, todas las pretensiones que se pueden plantear, así como delimitando la legitimación pasiva hasta sus últimas consecuencias y no provocando sucesivos o innecesarios procesos. Las diligencias preliminares en su finalidad preparatoria colaboran, además, íntimamente con la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución española, pues si se prepara debidamente la demanda que dará lugar al proceso principal, podrá obtenerse una sentencia que satisfaga la tutela solicitada. De lo contrario, se produce en ocasiones una imposibilidad de ejercicio del derecho de acción.

Introducción

Partiendo de esta base podemos afirmar que cualquier preparación de demanda, apertura de un proceso principal, encaminada a proteger la propiedad industrial y la competencia desleal, exige una preparación y un acceso a la información doblemente complejo. La propiedad industrial abarca tanto la protección de la patente, como de la marca, distinguiendo la patente como, la protección jurídica total a unos procedimientos determinados, de carácter tecnológico, ahora también innovaciones biotecnológicas, que son inventados y susceptibles de ser explotados industrialmente…, y la marca como a la imagen, diseño, calidad de un producto, en definitiva los signos distintivos de un producto. Por ello es destacable la inclusión de unas diligencias preliminares, en el art. 256.1 de la LEC, en concreto los apartados 7º y 8º, introducidos por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, específicas para propiedad industrial y propiedad intelectual. Diligencias preocupadas principalmente por facilitar la averiguación de las violaciones a la patente y la marca en sus ramificaciones en el tráfico comercial. Estas diligencias preliminares resultan absolutamente indispensables para el titular de uno de estos derechos de exclusiva, pues no tienen otro modo de acceder a datos, sin los cuales no se puede preparar debidamente el proceso. Sin embargo con anterioridad a las diligencias del art. 256.1, 7º y 8º LEC, las legislaciones especiales de patentes, marcas y competencia desleal se habían ocupado de la preparación de sus respectivos procesos, regulando unas diligencias preparatorias, que en la Ley de Patentes son denominadas diligencias de comprobación de hechos y en la Ley de Competencia Desleal reciben el mismo nombre que en la Ley de Enjuiciamiento Civil, diligencias preliminares. Esto ha dado lugar a algunas dudas respecto a una igual o distinta naturaleza de las diligencias de la LEC y las de las leyes especiales, que serán expuestas más adelante. De todos modos la regulación en España de la propiedad industrial y la competencia desleal ha sido es un tanto novedosa y a remolque de la de la legislación europea (desde el estatuto de la Propiedad

Introducción

Industrial de 1929, por el Convenio de París de 1883, hasta las promulgación de la Ley 19/2006, motivada por la Directiva 2004/48 del Parlamento europeo y del Consejo). El impulso definitivo a las diligencias previstas en la protección de los derechos de exclusiva, se produce con la Directiva 2004/48 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que marca la importancia y necesidad de la protección de los derechos de exclusiva, a nivel europeo, con una armonía legislativa de los estados miembros, para obtener y asegurar el progreso económico, desarrollo tecnológico y nivel de competitividad de la Unión Europea. La Directiva, motivó la promulgación de la ley 19/2006 para incorporar su contenido a la legislación española, en concreto proporcionando nuevas redacciones o apartados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Patentes, Ley de Marcas y Ley de Propiedad Intelectual. En un primer lugar, en su art. 1 de la Directiva 2004/48 advierte que aquello que denomina a lo largo de toda ella, como derechos de Propiedad Intelectual, incluirá los derechos de propiedad Industrial, advertencia que también aclara el Preámbulo de la Ley 19/2006. En segundo lugar la Directiva refiere el derecho de información en el art. 8, derecho de información que se traslada a nuestro ordenamiento como las diligencias a adoptar para preparar un proceso en defensa de las materias que estamos tratando, derecho de información que se plasma de modo totalmente independiente y diferenciado de las medidas de cautela, prueba…, figuras afines que advertimos, en el trabajo, pero que no pueden ser confundidas. Las causas de ello podemos encontrarla, por una parte, en que España no se ha caracterizado por la investigación tecnológica y científica, si bien hay que romper una lanza a favor de esto y decir que ha existido, aunque escasa y sin duda poco protegida. Y por otra parte que precisamente debido a esa escasez, el legislador nacional no se ha visto presionado por los inventores, titulares de patentes o empresarios titulares de marcas. Tampoco el consumidor español, tanto individualmente, como de forma colectiva, ha sido especialmente combativo en la defensa de sus derechos y contra la competencia desleal, en definitiva por parte de ningún agente del mercado. Por ello el desarrollo en estas materias ha llevado un camino y velocidad distinta

Introducción

a sus países vecinos, pues tradicionalmente no ha sido considerada su mayor fuente de riqueza. La jurisprudencia en general ha sido reticente a las diligencias de comprobación de hechos, cuando en la LEC, aún no se encontraban los apartados 7º y 8ª del art. 256.1 LEC, hasta el punto de no admitir una diligencia de exhibición, pues no lo preveía la Ley de Enjuiciamiento Civil, propiedad industrial, y en la Ley de Patentes solo se habla de inspección. Aunque es cierto que se encuentra algún caso contrario y extremo, como admitir como diligencia de comprobación de hechos, la inspección llevada a cabo por un detective privado de una compañía farmacéutica en otro laboratorio. Pero hasta la nueva redacción del art. 256. 1 LEC, del año 2006, la jurisprudencia española no ha sido especialmente consciente de las especiales necesidades de protección de la propiedad industrial y la competencia desleal. Solo a partir de entonces se observa un aumento de la admisión de estas diligencias preparatorias. Los Tribunales han sido reacios a interpretar de un modo flexible las nuevas diligencias de las leyes especiales, negándoles incluso el carácter de preliminares y por tanto la aplicación de esta regulación de éstas con carácter supletorio. Por otra parte el art. 257. 1 LEC supone un cambio importante y un avance en dos cuestiones sumamente importantes, de una parte el reconocer competentes a los Juzgados de lo Mercantil, que en estas cuestiones y en virtud del art. 86 ter. 2. a) LOPJ, y la Ley de Competencia Desleal, les corresponderá esta competencia y se consigue una cierta especialización por ser estos juzgados mejores conocedores de la problemática de las entidades mercantiles, en cuyo seno se suelen producir las violaciones citadas. Destacable también la excepción que se plantea también a nivel competencial, a la hora de determinar el juez que deberá conocer de las diligencias preliminares. En todos los casos, como sabemos será competente (según el art. 256. 1 LEC) el Juez del lugar donde se deba llevar a cabo la exhibición o el interrogatorio, aún siendo distinto del que le corresponda al proceso principal. Sin embargo la LEC, estableció una excepción para el que en aquel momento era el apartado 6º del art. 256. 1 LEC, diligencias orientadas a identificar los integrantes de un grupo de afectados de interés colectivo, de modo que conocería de esas diligencias, el juez competente del asunto principal. Esta excepción no se planteó para el resto de leyes especiales (Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de

Introducción

Competencia Desleal). Pero esta cuestión una vez más queda resuelta en la redacción de la LEC tras la Ley 19/2006, pues se especifica también, la competencia de las diligencias preliminares en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual, la que corresponda al conocimiento del proceso principal futuro. Las diligencias de comprobación de hechos que son las que encontramos en la Ley de Patentes plantean la inspección de las instalaciones, inspección en sentido amplio que incluye documentos, maquinaria… y persiguen los términos más concretos referentes al acto de violación del derecho de exclusiva, por lo que podríamos afirmar que son meramente objetivas, pues se centran un una comprobación de hechos y además estáticas. Mientras que las diligencias preliminares del art. 256.1 7º y 8º LEC, persiguen la averiguación de la violación en todas sus ramificaciones; canales, medios precisos para que se perpetúe la violación en el tráfico comercial y sujetos intervinientes. Esta averiguación de las diligencias del art. 256.1 7º y 8ª LEC, pivotan entre los dos grupos clásicos de diligencias preliminares: interrogatorio y exhibición, de tal modo que tienen un carácter subjetivo y objetivo, pero además persiguen la averiguación en el movimiento en el tráfico comercial. En las diligencias de la LEC son destacables unas características propias de la Directiva 2004/48. La preocupación por la confidencialidad de las diligencias y toma de medidas necesarias para evitar violaciones del secreto industrial, el especial hincapié, en que los actos que fundamentan la solicitud sean a escala comercial y el principio de prueba para la solicitud de exhibición de documentos bancarios, comerciales, contables…

Capítulo I

CONCEPTO Y FUNDAMENTO SUMARIO: 1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS. 2. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS. 2.1. Naturaleza contenciosa. 2.2. Naturaleza jurídica y tratamiento legal supletorio. 2.3. Figuras afines. 2.4. Características. A) Dispositivas. B) Preparatorias. C) Intervención sujeto pasivo. D) Proporcionales. 2.5. Principios. A) Sorpresa. B) Urgente. 3. FUNDAMENTO.

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS No cabe duda de que el primer antecedente o más bien, antecedente inmediato, al que debemos remitir las diligencias de comprobación de hechos, son las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con independencia de la discusión de la igual o distinta naturaleza jurídica de ambas figuras, cuestión que veremos más adelante, pues gran parte de la doctrina1, entiende que las de comprobación de hechos no son más que una modalidad de las diligencias de la LEC. Por ello, es obligado citar la LEC/18812, donde aparece la breve y cerrada enumeración de posibles diligencias3. Sin embargo, estas di-

ASENCIO MELLADO, J. Mª, “La protección procesal del derecho de patente” en Estudios de Derecho Procesal, Valencia, 1990, pág. 61. BARONA VILAR, S., “Reflexiones en torno a las normas procesales de la nueva Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal”, Revista General de Derecho, 1991, 6218. CORDÓN MORENO, F., “Comentario breve a las normas procesales de la Ley de Competencia desleal”, Actualidad Civil, nº 34, Madrid, 1991, pág. 471. GONZÁLEZ POVEDA, P., “Normas procesales en la Ley de Patentes”, La Ley, nº 4, Madrid, 1988. PÉREZ DAUDÍ, V., Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial, Barcelona, 1996, pág. 32. ALMAGRO NOSETE, J., “Nuevas reglas procesales en materia de propiedad intelectual”, Actualidad Civil, 2008-1, pág. 150. BARONA VILAR, S., Competencia Desleal Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extra jurisdiccional, Doctrina legislación y jurisprudencia, Tomo II, Sujetos, Actividades Previas, Medidas Cautelares y Proceso Civil, Valencia 2008, pág. 1209.

Isabel Mª Villar Fuentes

ligencias no aparecen en este texto ex novo, si no que existen antecedentes de las mismas, ya en el Derecho Romano4. Como ya sabemos, han permanecido inalterables hasta la nueva LEC, donde, veremos más adelante, se amplían, se dejan abiertas para legislaciones especiales y por último con la nueva redacción del art. 256 1. LEC (diligencias preliminares), motivada por la Ley 19/2006, se detallan de forma concreta, algunas diligencias para propiedad industrial y propiedad intelectual. La primera regulación especializada que encontramos en España de la propiedad industrial es la del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido y aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930. Pero las diligencias de comprobación de hechos, en el ámbito que nos ocupa, son introducidas por primera vez en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes por la que se aprueba la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad5. Las diligencias de comprobación de hechos recogidas en la Ley de Patentes, sin embargo pese haberse inspirado en el modelo francés de la saise-descripción o en el modelo alemán del Vorverfahren, hemos dejado claro que el Derecho Español ya tenía un antecedente y claro ejemplo en las diligencias preliminares6. Esta Ley nace, en parte, motivada por el Protocolo número 8 del Tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas de 12 de junio de 1985. Es interesante advertir, que pese a introducirse en la Ley de Patentes citada, las diligencias de comprobación de hechos no entraron en

5 6

ÁLVAREZ ALARCÓN, A., Las diligencias preliminares en el proceso civil, Barcelona 1997, págs. 15 y ss. CASTILLEJO MANZANARES, R., RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, I., “La tutela jurisdiccional de los derechos de autor y la propiedad industrial en el ámbito comunitario y nacional”, Actas de Derecho Industrial 27 (2006-2007), pág. 42. BARONA VILAR, S., Competencia Desleal Tutela Jurisdiccional…, op. cit., pág. 1212. ALMAGRO NOSETE, J., “Nuevas reglas procesales…”, op. cit., pág. 150. BOE 26-3-1986, núm. 73. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., en “Una aproximación a las diligencias de comprobación de hechos de la Ley de Patentes”, Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial. Homenaje a J. Delicado, Barcelona, 1996.

Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal

vigor hasta el 7 de octubre de 1992, debido a la disposición transitoria tercera de la Ley de Patentes7. Ciertamente éste es al antecedente más próximo de la figura que estamos estudiando, como una referencia expresa a diligencias en propiedad industrial. Con independencia de las diligencias preliminares del art. 256 LEC, que hemos referido, estas diligencias de comprobación de hechos tienen el carácter mercantil e innovador, que caracteriza la materia que nos ocupa. Los artículos de la Ley de Patentes dedicados a la regulación de las mismas son 129-132. Ni la Ley de Marcas ni la Ley de Competencia Desleal regulan las diligencias de comprobación de hechos, como tales, es más la Ley de Marcas no contiene referencia expresa a las mismas. La nueva Ley de Marcas deroga la anterior legislación de Marcas, por lo que la cláusula de remisión a las normas procesales de la Ley de Patentes, del art. 40 de la derogada Ley de Marcas desaparece, sin embargo, del texto de la Disposición Adicional primera de la propia LM/20018 se recoge el sometimiento de los signos distintivos en lo que respecta a Jurisdicción y normas procesales a lo recogido en la Ley de Patentes, en su Título XIII. La Ley de Marcas, sí se centra, de modo específico, en la protección procesal de las infracciones, planteando posibles pretensiones, que en ocasiones para prosperar en un futuro proceso, van a necesitar unas diligencias de comprobación de hechos. Es evidente que la Ley de Marcas da por sentada una protección procesal de los signos distintivos recogidos en la misma, a tenor de los arts. 40 y 41. Pese a que dicha protección sólo se plasma, de forma palmaria, a través de las diversas acciones recogidas, es cierto que en el art. 40 establece: “… acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias

BARONA VILAR, S., Competencia Desleal, Tutela Jurisdiccional…, op. cit., págs. 1210 y 1211. Ley 17/2001, Disposición Adicional Primera. Jurisdicción y normas procesales.: “Las normas vigentes contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, respecto de las patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del artículo 128 de dicha Ley”.