Director:
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Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
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Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
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Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
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Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
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Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
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Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
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Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
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Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
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Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
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Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
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Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
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Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
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Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
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Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
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Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
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Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
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tirant lo blanch
Valencia, 2023
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Legal Manager de las áreas de Marketing, Comercial, Competencia y ESG del Grupo Isdin (Barcelona). Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y LLMM en Intellectual Property por Franklin Pierce School of Law (Concord, NH, Estados Unidos).
con la falsificación de productos de redes y retos identificados en
la protección de la marca en Cisco Systems para EMEA & India
Miriam Martínez Pérez
Doctora en Derecho, Profesora Doctora de Derecho Mercantil y Directora del Grado en Derecho en la Universidad Internacional de la Empresa
y Alba Blanco ricardo.gomez-barreda@cms-asl.com y alba.blanco@cms-asl.com Abogados en CMS Albiñana & Suárez de Lezo
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Influencer marketing: influencers, celebrities y otros actores de las redes sociales. Una visión práctica desde la perspectiva del mundo de la moda y la dermocosmética ........
Marioti Hernández Corona Legal Manager de las áreas de Marketing, Comercial, Competencia y ESG del Grupo Isdin (Barcelona). Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y LLMM en Intellectual Property por Franklin Pierce School of Law (Concord, NH, Estados Unidos)
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. CARACTERIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. 2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. 2.1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 2015 en el asunto T-15/13 - Group Nivelles/OHMI - Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche). 2.2 Sentencia del Tribunal General de 21 de septiembre de 2017 en los asuntos acumulados C-361/15 P y C-405/15 - P Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles y EUIPO. 2.3 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 608/2021 de 16 de septiembre. Caso “Brachirulo”. 2.4 Sentencia del Tribunal Ge-neral de 17 de noviembre de 2021 en el asunto T-538/20 - Guasch Pubill/EUIPO - NapKings (Linge de table). 3. CONCLUSIONES. 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
El principio de especialidad es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el Derecho de marcas, desplegando su contenido en particular en el ámbito aplicativo, esto es, el relacionado con los productos y servicios.
Dicho principio trae causa a nivel legislativo de lo establecido en los artículos 8.1 y 9.2 apartados a) y b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), en los artículos 5.1. y 10.2, apartados a) y b) de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DMUE) así como en los artículos 6.1 y 34.2 apartados a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).
En términos prácticos, y a los efectos de lo que nos interesa, el principio al que nos referimos funciona como una suerte de límite al monopolio legal conferido al titular de una marca.
Así las cosas, en términos prácticos y en virtud del principio de especialidad, el denominado ius prohibendi, esto es la capacidad de un titular de impedir con base en su derecho de marca registrada —o no registrada— que terceros sin su consentimiento lleven a cabo determinados usos en el mercado1, se circunscribe, en un supuesto que no implique renombre de la marca prioritaria2, a productos o servicios idénticos o similares a los registrados por la marca en cuestión3.
El impacto de este principio es clave no solo en términos de infracción sino también, como no podía ser de otra manera, en el contexto de oposiciones, acciones de nulidad o caducidad, o incluso a la hora de determinar si una marca alcanza el grado mínimo de distintividad y como tal es registrable.
En todos estos escenarios juega un papel crucial el consumidor relevante, ya sea el público en general o el especializado, que en definitiva se define atendiendo precisamente al tipo de productos y servicios relevantes.
1 Ver la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —TJUE— de 21 de febrero de 2013 en el asunto C-561/11 - Fédération Cynologique Internationale que confirmó la improcedencia de las llamadas marcas de cobertura, lo que a su vez determina que un derecho de marca no confiere a su titular un derecho de uso —ius utendi— sino un derecho de impedir que terceros lleven a cabo usos que entren en conflicto con su signo/derecho. Esta interpretación se hizo posteriormente extensiva a marcas nacionales. En este sentido nos referimos a la Sentencia núm. 520/2014 de 14 octubre de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, asunto DENSO, por medio de la cual se adecuó la jurisprudencia española a la doctrina emanada ya mencionada del TJUE, no sin antes haber dictado al menos un pronunciamiento en contra de la misma, en particular la Sentencia (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 489/2013 de 24 julio, asunto RADIO CANARIAS
2 En supuestos en los que existe renombre la protección conferida es más amplia —protección reforzada— rompiendo el principio de especialidad y permitiendo al titular marcario ejercitar su derecho de exclusiva contra usos ajenos para signos que al menos evocan o generan un link con las marcas anteriores e identifican productos y servicios que incluso sean diferentes. Ver Artículo 8.1 apartados a) y
b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), artículo 9.1.c) de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DMUE) y los artículos 6.1 apartados a) y b) y 342. c) LM.
3 Sentencia núm. 419/2016 de 20 junio del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª).
Diseccionando el principio de especialidad en el derecho de diseños
Dicho todo lo anterior, y quizá en ocasiones llevados por una suerte de inercia marcaria, se ha pretendido extrapolar ciertos aspectos relacionados con el mencionado principio de especialidad al ámbito de los diseños.
No obstante, la realidad es que en relación con la figura de los diseños (dibujos y modelos) la relevancia del aspecto aplicativo —entendido tanto en relación con los productos a los que se incorpora uno determinado, o como referencia a un sector concreto (moda, automoción, pequeño regalo, etc.)—, está mucho más difuminada, si se nos permite decirlo en estos términos.
Es en este punto en el que radica la razón de ser del artículo propuesto, que se vertebra en torno a cuatro sentencias ciertamente significativas en la materia, a saber i) Sentencia del Tribunal General de 13 de mayo de 2015 en el asunto T-15/13 - Group Nivelles/OHMI - Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche) ii) Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2017 C-361/15 P - Easy Sanitary Solutions/ Group Nivelles y EUIPO, iii) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 608/2021 de 16 septiembre. Caso “Brachirulo” y iv) Sentencia del Tribunal General de 17 de noviembre de 2021 en el asunto T-538/20 - Guasch Pubill/EUIPO - Nap-Kings (Linge de table).
2.1 Sentencia del Tribunal General de 13 de mayo de 2015 en el asunto T-15/13
- Group Nivelles/OHMI - Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche)
A pesar de que, como veremos posteriormente, esta decisión fue contradicha en parte por el Tribunal de Justicia, no debe pasarse por alto su redactado, en tanto en cuanto fija determinados conceptos de mucha utilidad para el objeto analizado en el presente artículo (en particular en relación con la infracción de un diseño comunitario y su posible nulidad por falta de novedad).
En esencia, los hechos que dieron lugar a la Sentencia son los que se comentan a continuación (en lo que respecta a aquellos puntos que tienen que ver con el objeto de esta reseña).
La mercantil Holandesa Easy Sanitary Solutions BV (a la que nos referiremos en lo sucesivo como ESS) registró ante la Oficina Armonización del Mercado Interior (OAMI), actual Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unión Europea (EUIPO4) el siguiente diseño comunitario para “shower drains” (traducido a español como “sifones de ducha”), esto es, dispositivos para evacuar agua/líquidos:
Por su parte I-drain BVBA (a la postre Group Nivelles debido a una operación societaria) presentó una solicitud de nulidad contra el mismo con base en la anterioridad que se muestra más abajo, que representa un dispositivo industrial de evacuación de líquidos (utilizado en concreto en la industria alimentaria).
4 Por simplificar, en lo sucesivo nos referiremos siempre a esta Oficina como EUIPO, obviando la denominación que existía al tiempo de llevarse a cabo el registro cuestionado y las correspondientes decisiones de la División de Anulación y de las Salas de Recursos.
Diseccionando el principio de especialidad en el derecho de diseños
Tras considerar los dibujos enfrentados, la División de Anulación de la Oficina anuló el diseño registrado al entender que existía identidad entre la placa que aparece en el centro de la imagen aportada como anterioridad y el modelo cuestionado, careciendo este por lo tanto de novedad.
La citada decisión fue posteriormente revocada por las Salas de Recurso que —al contrario de lo que se había concluido en la instancia—, determinaron que la mencionada anterioridad presentaba con respecto del registro controvertido diferencias que no podían considerarse insignificantes y que como tal determinaban la novedad del diseño atacado.
Disconforme con la antedicha decisión, Group Nivelles recurrió a su vez ante el Tribunal General.
Uno de los principales puntos debatidos entre las partes en esta alzada versaba precisamente sobre la relevancia que podría tener el hecho de que el diseño cuestionado y la anterioridad alegada para sustentar la nulidad se aplicaran en sectores diferentes. Mientras que el primero se utilizaba en un contexto sanitario, el segundo hacía lo propio, como ya se ha comentado, en un ámbito industrial.
Tras analizar el objeto de debate, la Sala se refiere en primer lugar al ámbito de exclusiva de un diseño registrado, y confirma de manera tajante que el ius prohibendi de su titular no se limita en modo alguno por la tipología del producto en cuestión5.
A la hora de justificar su decisión, el Tribunal alude a la interpretación de varios artículos del Reglamento nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), a saber:
i) Artículo 10.16, que pone de manifiesto que la protección proporcionada por un dibujo o modelo comunitario se extenderá “a cualesquiera otros7 dibujos y modelos” que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.
5 Apartado 115 “Confiere también al titular el derecho de prohibir su utilización por terceros en todo tipo de productos del dibujo o modelo del que es titular y de cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta”
6 Artículo 10.1 RDC: “1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.”
7 El énfasis es nuestro.
ii) Artículo 19.18, que al referirse a los derechos conferidos por un diseño comunitario simplemente se refiere a “un producto”, sin concretar ni delimitar nada al respecto.
iii) Artículo 36.29, leído de manera conjunta con el 36.6, que viene a confirmar que la reivindicación de productos que se hace a la hora de registrar un diseño no es en absoluto vinculante ni determinante a la hora de definir el ius prohibendi10 .
8 Artículo 19.1 RDC: “Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.”
9 Artículo 36.2 RDC: “La solicitud deberá contener además una relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo.”
Artículo 36.6 RDC: “La información contenida en los elementos mencionados en el apartado 2 y en las letras a) y d) del apartado 3 no afecta al alcance de la protección del dibujo o modelo como tal.”
10 Ver en este sentido por ejemplo la Sentencia de 5 de febrero de 2015 de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) en su papel de Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios donde se pone de manifiesto que la descripción no condiciona en absoluto el ius prohibendi asociado a un registro determinado (el énfasis es nuestro): “En este sentido, para determinar cuáles son los elementos a considerar para determinar aspectos tales como el carácter singular de un diseño, el Tribunal parte de la base de que los requisitos más importantes del diseño registrado son la representación gráfica y la identificación del producto a que haya de aplicarse el diseño. Asimismo, señala, que mientras la identificación tiene como propósito “permitir a terceros que realicen búsquedas en las bases de datos de dibujos y modelos registrados”, la representación gráfica tendría por objeto “permitir que los terceros identifiquen con exactitud todos los pormenores del dibujo”, precisando que elementos como la indicación del producto o la descripción en el registro no deben afectar al alcance de la protección del diseño, que quedará limitado a la apariencia del producto, “tal cual resulte de su representación gráfica”. Estos argumentos conducen al Tribunal a la conclusión de que la descripción del diseño escapa del ámbito de protección, de modo que rechaza así el razonamiento vertido en la sentencia recurrida, según el cual, los diseños divulgados con anterioridad diferirían del modelo comunitario impugnado porque no había constancia de que aquellos modelos de falda fuesen reversibles ni permitiesen varias combinaciones, tal y como se precisaba en la descripción contenida en el registro del modelo comunitario. De este modo, la sentencia termina concluyendo que “lo relevante es la confrontación entre la representación gráfica de los dos diseños registrados, que revela su identidad; o entre la representación gráfica del diseño por el que se acciona y el diseño incorporado”.
Diseccionando el principio de especialidad en el derecho de diseños
Por su parte, las conclusiones a las que llega la Sentencia en sede de nulidad se matizan dependiendo de si nos encontramos en materia de novedad o carácter singular.
Así las cosas, en relación con la primera, se concluye que el literal del artículo 5 RDC11 excluye que pueda considerarse nuevo un diseño cuando, anteriormente, se hubiera hecho público un dibujo o modelo idéntico, y ello con total independencia del producto al que se incorporase la anterioridad en cuestión.
La conclusión difiere sustancialmente en sede de carácter singular, requisito en relación con el cual, concluye el Tribunal, la identificación del producto al que se aplica o está incorporado un dibujo o modelo anterior alegado para cuestionar el carácter singular de un diseño registrado es pertinente.
Dicha pertinencia radicaría en esencia en la posibilidad que el usuario informado tiene de conocer la anterioridad en cuestión. Si el modelo anterior se aplica a un producto distinto, podría ser legítimo concluir (será más legítimo cuanto más diferente sea dicho producto) que el usuario informado no va a conocer la anterioridad alegada, circunstancia que es clave en tanto que únicamente en el caso de que pueda predicarse dicho conocimiento se podría concluir que el dibujo en cuestión puede suponer un óbice a efectos de confirmar el carácter singular del diseño controvertido.
La conclusión recuerda a uno de los argumentos típicos del derecho de patentes, en particular a la hora de valorar la actividad inventiva de una determinada invención.
Como es bien sabido, en dicho contexto resulta crucial la figura y el punto de vista del experto en la materia, que se ha definido en la jurisprudencia como un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención12
11 “Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:
a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez; ( )
12 Ver por todas la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 20 de mayo de 2016 núm. 334/2016:
“Este “experto medio” es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común, general sobre la materia. Tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad, en la fecha relevante, y en particular a los documentos del “informe de búsqueda”. Es más un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución”.
Así las cosas, si una anterioridad potencialmente destructora de la altura inventiva se refiere a un campo diferente al de la invención (que es a su vez el del experto en la materia), esa divergencia podría justificar el mérito/la validez de la invención, en tanto en cuanto haría que para el experto en la materia no fuera evidente recurrir al conocimiento de dicha anterioridad (ya que se circunscribe a un sector distinto).
Dicho todo lo cual, el Tribunal anuló la decisión de las Salas de Recursos de la EUIPO, siendo dicha decisión recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia en los términos que se exponen a continuación.
Como se ha adelantado el Tribunal de Justicia difirió de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal General, en particular en lo que respecta al impacto que la diferencia en el sector al que se aplica la anterioridad alegada (en relación con la de los productos para los que se solicita un determinado diseño) podría tener en el análisis de validez a la hora de determinar el carácter singular.
En este punto, antes de proseguir, hay que diferenciar dos conceptos clave en Derecho de diseños, a saber los círculos especializados de la Unión Europea (artículo 7 RDC) y el usuario informado. Se trata, en esencia, de perfiles/realidades diferentes que resultan relevantes en fases distintas a la hora de valorar la validez.
Así los primeros es protagonista cuando se valora si una concreta anterioridad ha sido válidamente divulgada en la Unión Europea, exigiéndose, según reza el artículo 7 al que nos referimos, un conocimiento al respecto13. Por su parte, el segundo, que no aparece definido en el texto del Reglamento, cobra importancia cuando, habiendo confirmado la existencia
13 Artículo 7.1 RDC “Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad.”