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LA PROTECCIÓN CIVIL DEL OBTENTOR

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA PROTECCIÓN CIVIL DEL OBTENTOR

JESÚS CAMPO CANDELAS

tirant lo blanch Valencia, 2022

Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-556-2022 ISBN: 978-84-1113-537-5 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

De nuevo, a mis padres

Índice PRÓLOGO...............................................................................................

PRESENTACIÓN.....................................................................................

PRIMERA PARTE LA PROTECCIÓN DEL OBTENTOR: ASPECTOS SUSTANTIVOS 1. Consideraciones previas........................................................................

2. El derecho a la protección de la variedad.............................................. 2.1. La necesaria protección de las variedades................................ 2.2. La protección del obtentor como evolución del Derecho de propiedad industrial...............................................................

31 31

3. Sistema de protección de variedades vegetales de la Unión Europea y España................................................................................................. 3.1. La protección de las variedades en Europa.............................. 3.2. La protección de las variedades en la Unión Europea.............. 3.3. La protección de las variedades vegetales en España............... 3.3.1. La Ley 3/2000.............................................................. 3.3.2. Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales........................................................... 3.3.3. Otra normativa de interés............................................ 4. La protección de la variedad vegetal: el título de obtención................... 4.1. Cuestiones previas................................................................... 4.2. El objeto de protección........................................................... 4.3. Alcance de la protección......................................................... 4.3.1. Comportamientos prohibidos...................................... 4.3.2. La protección provisional............................................. 4.3.3. La plantación de árboles y la recolección de frutos: situación generada tras el pronunciamiento del TJUE (2019) y del TS (2020)................................................ 4.4. Límites.................................................................................... 4.4.1. Privilegio del obtentor.................................................. 4.4.2. Privilegio del agricultor................................................ 4.4.3. Agotamiento del derecho del obtentor.......................... 4.4.4. Actos privados o experimentales..................................

35 42 42 43 47 48 53 56 59 59 63 69 69 71 73 90 91 91 93 95

Índice

4.4.5. Limitaciones por razones de interés público................. 4.5. El título de obtención como objeto de propiedad.................... 4.5.1. El contrato de licencia.................................................. 4.5.2. Otras fórmulas de explotación.....................................

95 96 97 100

SEGUNDA PARTE LA PROTECCIÓN DEL OBTENTOR: ASPECTOS PROCESALES 1. Consideraciones previas........................................................................

105

2. Arbitraje................................................................................................ 2.1.Una cuestión previa: la arbitrabilidad de los litigios relacionados con la protección de variedades vegetales.................... 2.2. Algunos problemas................................................................. 2.2.1. Actos no consentidos efectuados por licenciatario........ 2.2.2. Intervención de terceros............................................... 2.2.3. Especial complejidad....................................................

107

3. Jurisdicción........................................................................................... 3.1. Jurisdicción internacional........................................................ 3.2. Jurisdicción interna.................................................................

120 120 123

4. Competencia......................................................................................... 4.1. Competencia objetiva.............................................................. 4.2. Competencia territorial........................................................... 4.3. Competencia funcional...........................................................

124 124 126 128

5. Procedimiento.......................................................................................

129

6. Representación y defensa......................................................................

130

7. Capacidad para ser parte y capacidad procesal..................................... 7.1.1. Capacidad para ser parte............................................. 7.1.2. Capacidad procesal......................................................

131 131 132

8. Legitimación......................................................................................... 8.1. Legitimación activa................................................................. 8.1.1. Titular y licenciatario................................................... 8.1.2. Otros sujetos................................................................ 8.1.3. Intervención adhesiva del licenciatario......................... 8.2. Legitimación pasiva................................................................ 8.2.1. El infractor................................................................... 8.2.2. Problemas asociados a su determinación......................

134 135 135 139 145 146 146 147

9. Objeto del proceso................................................................................

154

10. Actividades previas a la demanda........................................................ 10.1. Requerimiento previo............................................................ 10.2. Diligencias preliminares........................................................ 10.2.1. Consideraciones generales..........................................

159 161 164 164

107 113 114 115 117

Índice

10.2.2. Procedimiento............................................................ 10.3 Medidas de aseguramiento y anticipación de la prueba.......... 10.4. Medidas cautelares................................................................ 10.4.1. Consideraciones generales.......................................... 10.4.2. Procedimiento............................................................ 10.5. Intervención de las autoridades aduaneras............................

166 174 178 178 183 189

11. La demanda........................................................................................ 11.1. La interposición de la demanda............................................. 11.2. Las pretensiones civiles ejercitables....................................... 11.2.1. Introducción.............................................................. 11.2.3. Acción declarativa de lesión del título de obtención... 11.2.3. Acción de cesación..................................................... 11.2.4. Acción de indemnización de daños y perjuicios.......... 11.2.5. Acción de destrucción y/o retirada del material.......... 11.2.6. Acción de difusión: la publicación de la sentencia...... 11.2.7. La adopción de otras medidas de protección.............. 11.3. La acumulación de acciones..................................................

191 192 193 193 196 198 202 219 221 226 227

12. Contestación a la demanda................................................................. 12.1. Planteamiento....................................................................... 12.2. Eventuales motivos de oposición........................................... 12.2.1. Prescripción............................................................... 12.2.2. Indebida acumulación del régimen de protección provisional y definitiva............................................... 12.2.3. Adquisición a través de vivero de plantones de la variedad protegida...................................................... 12.2.4. El problema del material cosechado........................... 12.2.5. Nulidad del título de obtención..................................

229 229 231 232

13. Práctica de prueba............................................................................... 13.1. La prueba documental.......................................................... 13.2. La prueba pericial................................................................. 13.2.1. Su especial relevancia en este tipo de litigios.............. 13.2.2. El objeto de la pericia................................................. 13.2.3. Consideraciones adicionales....................................... 13.3. Otros medios de prueba........................................................ 13.4. La inversión de la carga en relación con las variedades vegetales esencialmente derivadas.............................................. 13.5. La prueba del derecho...........................................................

260 261 263 263 267 273 276

14. Formas de terminación del proceso..................................................... 14.1. Conclusión anormal del proceso........................................... 14.2. Sentencia...............................................................................

283 283 285

15. Costas.................................................................................................

286

16. Recursos.............................................................................................. 16.1. Recurso de apelación............................................................

290 290

239 248 254 257

278 280

Índice

16.2. Recursos extraordinarios......................................................

292

17. Ejecución.............................................................................................

295

Bibliografía Libros y artículos......................................................................................

299

Otros.........................................................................................................

308

ABREVIATURAS AAVV

Autores Varios

AAP

Auto de la Audiencia Provincial

ADI

Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor

ADPIC

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio

AP Art.(s)

Audiencia Provincial Artículo(s)

ATC

Auto del Tribunal Constitucional

ATS

Auto del Tribunal Supremo

ATJS

Auto del Tribunal Superior de Justicia

BOCG BOE CC

Boletín Oficial de las Cortes Generales Boletín Oficial del Estado Código Civil

CCAA

Comunidades Autónomas

CCom.

Código de Comercio

CE CGPJ CP

Constitución Española, 1978 Consejo General del Poder Judicial Código Penal

CPE

Convenio sobre concesión de Patentes Europeas de 1973

Cit.

Citada

Coord(s).

Coordinador(es)

CUPOV

Convenio Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961, modificado por las actas de 10 de noviembre de 1972, 23 de octubre de 1978 y 19 de marzo de 1991

Disposición Adicional

Disposición Final

dir.

Director

Disposición Transitoria

DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea

EE.UU.

Estados Unidos

EM EUIPO

Exposición de Motivos Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Fundamento Jurídico

JPI

Juzgado de Primera Instancia

JMer.

Juzgado de lo Mercantil

LEC

Ley de Enjuiciamiento Civil

Ley Concursal

LOTC

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

LOPJ

Ley Orgánica del Poder Judicial

LOV

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales

LSC

Ley de Sociedades de Capital

Ley de Patentes

Ministerio Fiscal

Núm.

Número

OEVV

Oficina Española de Variedades Vegetales

OCVV

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

OMC

Organización Mundial del Comercio

Página

pp.

Páginas

RCOV

Reglamento (CE) núm. 2100/94, del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales

RDM

Revista de Derecho Mercantil

ROV

Real Decreto 1261/2005 por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales

RD RDL

Real Decreto Real Decreto Legislativo

Sociedad Anónima

SAP

Sentencia de la Audiencia Provincial

SJMer SL STC STJUE (SSTJUE) STS (SSTS)

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Sociedad Limitada Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia (s) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencia (s) del Tribunal Supremo

STSJ (SSTSJ)

Sentencia (s) del Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Constitucional

TEDH

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

TOV

Título de Obtención Vegetal

Tribunal Supremo

Unión Europea

UPOV

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

Prólogo En un exceso de generosidad evidente, el autor de esta monografía (segunda que publica tras la obtención de su merecidísimo doctorado en Derecho y la posterior publicación de la obra La anulación del laudo por infracción del orden público) me brinda el honor de prologarla. Y creo que para hacerlo y ofrecer al lector las circunstancias que le permitirán ponderar cabalmente el mérito de la obra, es conveniente que, por mi parte, rinda ciertas explicaciones acerca de las dos circunstancias que confieren a esta monografía el valor del que justamente puede preciarse: los méritos jurídicos de su autor y el peso específico de su contenido. En lo tocante al autor, diré que por casualidades de la vida, la primera vez que crucé un par de palabras con Jesús fue nada más y nada menos que en Nueva York. Coincidimos ambos allí como miembros de las delegaciones académicas de las que respectivamente procedíamos, para debatir y celebrar cierta efeméride jurídica. Lo cierto es que lo que queda en mi memoria de aquel viaje nada tiene que ver con la efeméride de marras o los debates que al respecto se suscitaron y sí con Jesús (y un poco con Nueva York, todo hay que decirlo). Por aquel entonces yo era un joven abogado que empezaba a desperezarse en el mundo de la práctica forense y Jesús ni siquiera eso. Y sin embargo buena parte de su mérito radicaba en esa precocidad, pues a poco de conocernos y creo que sin riesgo alguno, le trasladé la posibilidad de que valorara su incorporación a las filas de J&A Garrigues, S.L.P. en nuestro equipo de Litigación y Arbitraje de la oficina de Valencia. Él aceptó y en muy poco tiempo no sólo quedaron claras sus capacidades legales –que uno ya podía intuir–, sino algo que no es muy habitual en el foro: la bonhomía tangible de alguien que busca su sitio sin más arma que sus méritos y bajo el signo de un compromiso férreo con el proyecto profesional que, en este momento, él ya encarna por derecho propio. Su flamante evolución en ese peculiar cursus honorum con el que lidiamos dentro del despacho, su traslado y definitiva integración en nuestro equipo de la oficina de Alicante, el denuedo constante demostrado en la brillante obtención de su doctorado cum laude (con un sacrificio personal que asombra cuando uno es consciente del ritmo

Pedro Tent Alonso

profesional al que simultáneamente ha estado sometido), así como sus continuas aportaciones doctrinales e inquietud intelectual, simplemente dan una muestra aproximada de su tamaño profesional y sus credenciales jurídicas. Y atención: si a esto se le añade su nobilísima condición de manchego de pro, el resultado es obviamente deslumbrante. Hasta aquí la etopeya (resumida y simplificada) del autor. Procede ahora ofrecer alguna mención acerca del contenido que ha escogido para la publicación de esta monografía: la protección civil del obtentor. El Derecho de Obtenciones Vegetales es una disciplina peculiar. Tan peculiar que uno puede graduarse en Derecho y ni siquiera haber oído hablar de esta especie de quimera legal. Pero la idea (ya anticipada, por ejemplo, en los ADPIC’s de la Organización Mundial del Comercio) de establecer ciertos derechos de exclusiva sobre variedades vegetales que reunieran determinadas características, si bien nos sitúa en el campo más o menos familiar de la Propiedad Industrial y su delicado equilibrio entre desarrollo tecnológico, mejoras socio-económicas y derechos monopolísticos de duración limitada (ius prohibendi), en esta ocasión cobra una dimensión peculiar dado que su materia u objeto propio, su corpus mysticum, se constituye nada menos que sobre la explotación comercial de materia viva –vegetales–, con lo que ello comporta en términos jurídicos. Si se le añade a lo anterior el hecho de que tal materia tiene una incidencia evidente en las fuentes de alimentación humana y que, en el caso particular de la Comunidad Valenciana (y de España), su sector hortofrutícola representa uno de los pilares más relevantes de su sistema económico, entonces la conclusión será sencilla para cualquiera: estamos ante uno de los sectores del ordenamiento jurídico que conjuga intereses más sensibles, de mayor porosidad y de más largo alcance. El motivo es simple: (i) el obtentor tratará, a través de su esfuerzo investigador, científico y tecnológico, de lograr el desarrollo de variedades que, por resultar atractivas al mercado, aseguren el retorno de su esfuerzo en términos de rentabilidad; (ii) el consumidor, a su vez, buscará, a cambio de un precio razonable, el acceso a variedades que en mayor medida satisfagan sus necesidades de calidad y consumo;

Prólogo

(iii) los diferentes eslabones de la cadena económica (productores, distribuidores, comercializadores finales), tratarán de enlazar esos dos extremos del espectro (obtentor – consumidor) a través de fórmulas que, permitiendo la conservación del valor de la variedad en cuestión, les reporten el justo beneficio al que deben tener derecho por la labor decisiva que también desarrollan; (iv) por último, la Ley –en su función equilibradora más clásica y compleja– velará por asegurar la recompensa que merece quien desarrolla un producto de tanto interés social, al tiempo que evita injustas situaciones de control excesivo sobre el resto de la cadena productiva y se asegura de mantener un funcionamiento eficiente del mercado así como de proteger al consumidor como eslabón habitualmente más débil. Obsérvense, en fin, las múltiples disciplinas legales que se conjuran para lograr una empresa tan sofisticada como esta: Derecho de la Propiedad Industrial, Derecho Procesal, Derecho Contractual, Derecho de Defensa de la Competencia, Derecho del Consumo… Por ello, esta monografía, que centra su atención en el tratamiento jurídico-procesal que el Derecho dispensa al obtentor para la defensa de sus legítimos intereses, es particularmente pertinente y oportuna por dos razones. En primer lugar, porque a través suyo el presente texto vierte parte de la experiencia profesional atesorada por el autor en primera persona ante los Tribunales de Justicia –con la sensibilidad genuina que ello comporta–; en segundo lugar, porque el texto no podía revelarse más conveniente a la vista de los últimos desarrollos jurisprudenciales que, revestidos de la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vienen a clarificar de una forma muy significativa, el escenario jurídico que actualmente representa la pieza legislativa clave en materia de obtenciones vegetales: el Reglamento de la Unión 2100/1994. Me refiero a ambas cuestiones a continuación y con ello prometo que dejaré de entretener por más tiempo al lector. Desde hace casi una década, tengo el enorme privilegio de coordinar la acción del equipo de profesionales que vienen interviniendo ante los Tribunales de Justicia en múltiples litigios en los que se ponen a prueba, precisamente, los derechos del obtentor y los mecanismos procesales a través de los que estos pueden hacerse valer.

Pedro Tent Alonso

Jesús ha sido miembro de ese equipo y el presente estudio constituye la sistematización de parte de esa experiencia. Una experiencia – debo decirlo– en la que he podido comprobar de primera mano hasta qué punto la profesión jurídica española (Letrados y Magistrados en este caso) ha sido capaz de implicarse en un debate intelectual honesto y riguroso para tratar de dar aplicación práctica, en interés de todos los agentes afectados, a una norma jurídica en absoluto sencilla y sobre la que, en delicadísimo equilibrio, se apoyan expectativas de las más diversas clases. El cúmulo de esos procesos judiciales representa una parte muy interesante de la jurisprudencia española reciente que merecía ser explicada y que aquí se explica. Pero además, he tenido igualmente el honor de defender en Luxemburgo –qué duda cabe que con menor eficacia de lo que habría deseado– parte de las tesis que habían echado raíces en la jurisdicción española. Tesis que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión (tal y como se explica en esta monografía) ha decidido revisar en un importante pronunciamiento que, en mi modestísimo entender, peligrosamente altera aquel delicado equilibrio del que hablaba anteriormente. Pronunciamiento que humildemente entiendo innecesario en los riesgos que desata y cuestionable en su andamiaje jurídico último (recurriendo a expedientes hermenéuticos bien alejados de las exigencias de la seguridad jurídica), pero pese a todo, asumible en el legítimo margen de discrecionalidad propio de un sistema judicial sano. El pasado día 15 de octubre de 2021, tuve el privilegio de ser invitado como ponente a la Asamblea General de CIOPORA1 –un de las más importantes organizaciones de obtentores del mundo–. La nueva situación legal abierta en el ámbito de la Unión Europea fue, justamente, el primero de los asuntos que se expuso ante el plenario por parte del Secretario General, la Comisión Europea y por mí mismo. Y pude comprobar in situ hasta qué extremo los problemas de orden jurídico que durante largo tiempo Jesús, un nutrido equipo de profesionales y yo mismo, venimos argumentando ante los Tribunales de Justicia, tenían y tienen implicaciones prácticas de amplísimo alcance

Communauté Internationale des Obtenteurs de Plantes Ornamentales et Frutières à Reproduction Asexuée.