ABOGADOS DE VALLADOLID / Análisis / 10
Las indemnizaciones por infracción marcaria Por Jesús María Díez Roig, abogado
Todos sabemos que quien tiene registrada una marca tiene derecho a impedir que otros la utilicen para comercializar productos o servicios ajenos, es lo que conocemos como el ius prohibendi, pero muchas veces ese derecho viene acompañado por la posibilidad de que cualquier vulneración o infracción sobre un derecho de propiedad industrial que esté válidamente registrado, dé derecho, a su vez, a la correspondiente indemnización. Este derecho alcanza no solo respecto de aquellos signos distintivos, palabras, logotipos o imágenes que sean idénticos o semejantes, sino también a aquellos otros que no siendo idénticos a la marca registrada, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor; puesto que igualmente estaría viéndose perjudicado el titular de una marca cuando otro utilizase signos susceptibles de ser confundidos con los suyos. La duda surge a la hora de valorar y cuantificar la indemnización a la que pudiera tener derecho el titular de una marca o de cualquier otro derecho de propiedad industrial y que se podría reclamar y cómo se podría cuantificar o valorar el daño que ese tercero ha ocasionado con la vulneración del derecho de marca Las respuestas se encuentran en la vigente ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas y más concretamente en art. 41.1 b) y que enlaza con la responsabilidad extracontractual (art. 1.902 Cc). El art. 42 de la Ley de Marcas establece como especialidad en materia de signos distintivos una serie de presupuestos exigidos para que se genere la obligación de indemnizar daños y perjuicios al titular de la marca violentada: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a y f del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada. En la legislación marcaria, se establecen dos tipos de indemnizaciones que adquieren gran importancia y que en algún caso provocan una gran dificultad a la hora de ejecutar una sentencia favorable y cuya interpretación por los tribunales no es pacífica, distinguiendo en primer lugar la indemnización establecida en el art 43.5 de la ley de Marcas, que establece un criterio fijo para cuantificar la indemnización cuando se infringen los derechos del titular de una marca. Por lo tanto, aunque nuestra jurisprudencia exige por regla general la necesidad de probar el quantum del daño cuya reparación se pide, la Ley de Marcas constituye una especialidad que hace inaplicable dicha regla general (Lex specialis derogat lex generalis). De conformidad con el al art. 43.5 Ley de Marcas se permite la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios mediante la aplicación de un porcentaje fijo del 1 por ciento sobre la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados: 5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización
de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores. Esta regla especial, libera al titular de la marca cuyo derecho ha sido infringido de la cuantificación del daño. Basta con aplicar el 1 por ciento sobre la cifra de negocios que haya obtenido el infractor en uso del producto o servicio utilizando la marca infractora. Conviene precisar que cuando el término infractor ha sido utilizado como denominación social, dicho porcentaje legal del 1 por ciento podrá aplicarse sobre la cifra total de facturación de la empresa infractora. Incluso podremos presumir que todos los ingresos de la empresa infractora
